淺析美國專利制度中的非顯而易見性

董克　陳鑫　李文浩

【摘 要】近幾十年來美國聯(lián)邦法院對于非顯而易見性一直采用所謂的“教導(dǎo)-啟示-動機”即TSM判斷準則。而在Teleflex 訴KSR的案情中，KSR質(zhì)疑該判斷標準，要求聯(lián)邦最高法院對該標準進行審查，美國聯(lián)邦最高法院對這一爭議的最后裁決很可能成為美國專利制度發(fā)展史上的又一次突破，或?qū)γ绹踔疗渌鲊窈箢愃瓢讣膶徸h產(chǎn)生重大影響或深遠意義。

【關(guān)鍵詞】KSR案；TSM判斷準則；非顯而易見性

一、前言

美國專利制度建立之初，授予專利權(quán)的條件只包括新穎性和實用性，但是隨著專利制度的發(fā)展，授予專利權(quán)的數(shù)量急劇增多，發(fā)明變得相對容易，因此，如果不能提高授予專利權(quán)的條件，則專利制度不僅不能發(fā)揮激勵創(chuàng)新的作用，反而適得其反，阻礙科技的進步。因此，1952年美國在其專利法中增加了授予專利權(quán)的第三個條件即非顯而易見性（non-obviousness），但是卻并未明確給出判斷非顯而易見性的標準。為了明確專利法中非顯而易見性的定義，美國最高法院曾在1966年在Graham v. John Deere一案中，提出了著名的Graham判斷標準，同時，美國聯(lián)邦上訴巡回法院（CAFC）在依據(jù)Graham判斷標準得出一項專利申請的發(fā)明主題是否具有非顯而易見性的問題上，引入了“教導(dǎo)”（Teaching）—“啟示”（Suggestion）—“動機”（Motivation）的所謂“TSM判斷準則”。根據(jù)TSM判斷準則，法官或?qū)彶閱T必須在確認顯而易見性時首先檢索出相關(guān)技術(shù)文獻，再指出本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可從這些技術(shù)文獻中得到明確教導(dǎo)和啟示并產(chǎn)生動機，將這些文獻相結(jié)合得到專利技術(shù)，否則認定該發(fā)明具有非顯而易見性。

二、Teleflex訴KSR案情簡介

原告Teleflex公司將可調(diào)整的油門踏板裝置與電子踏板位置元件相結(jié)合，從而能夠測量踏板在軸心的位置，并就該技術(shù)申請并獲得名稱為：“帶有節(jié)氣門電子控制裝置的可調(diào)油門踏板”的美國專利。被告KSR公司是一家生產(chǎn)并提供包括踏板系統(tǒng)在內(nèi)的汽車部件的加拿大公司，2000年通用汽車公司委托被告為其采用電控節(jié)氣門的卡車提供電控可調(diào)踏板系統(tǒng)，因而，被告在其設(shè)計的可調(diào)油門踏板上增加了一個模塊化的電傳感器，使之成為了電控的可調(diào)油門踏板，原告以侵犯其上述專利的權(quán)利要求4為由向美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起侵權(quán)訴訟。2003年12月12日，美國密歇根州的聯(lián)邦地方法院做出簡易判決：根據(jù)1952年專利法第103條（a）款，判決涉案專利權(quán)利要求4是顯而易見的因而無效。Teleflex公司不服判決，上訴至CAFC，2005年1月6日，CAFC裁定聯(lián)邦地方法院在判斷其專利權(quán)4時，錯誤的運用了TSM判斷準則，因此撤銷聯(lián)邦地方法院對專利權(quán)4不具有非顯而易見性的判決。KSR公司對與該判決不服，隨后向美國聯(lián)邦最高法院提出請求，請求最高法院簽發(fā)調(diào)卷令，對該案以及CAFC所確定的標準，即聯(lián)邦法院或USPTO在無具體證據(jù)表明要求保護的發(fā)明由現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)、啟示或動機結(jié)合形成時，則認定該發(fā)明具有非顯而易見性，進行審查。美國聯(lián)邦最高法院在2006年6月26日作出最終判決，對KSR案簽發(fā)調(diào)令，認為上訴法院適用TSM判斷準則過于僵化，并且對CAFC所確立的非顯而易見性即TSM判斷準則進行重新審查。因而推翻了上訴法院的判決，將案件發(fā)回重審。[1]

三、爭論的焦點

KSR案中的焦點和爭議問題集中在：Teleflex公司的該專利是否具有非顯而易見性以及如何來判斷非顯而易見性，從而引起了人們對CAFC所確立的“TSM判斷準則”適用性的重新審視。CAFC認為法院或?qū)彶槿藛T在判斷一個專利技術(shù)是否具有非顯而易見性的時候，必須拿出確定的清晰的事實證據(jù)來證明本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員從已有的技術(shù)文獻中得到了教導(dǎo)或啟示從而產(chǎn)生將技術(shù)結(jié)合的動機，否則該專利技術(shù)就不能認定為顯而易見的。此案中地方法院并沒有對具體的教導(dǎo)啟示以及動機的事實進行認定，也沒有舉證通過現(xiàn)有技術(shù)的啟示可以在可調(diào)控踏板上安裝電子控制系統(tǒng)，雖然KSR公司提供的證據(jù)可以表明其有將電子元件與可調(diào)控踏板裝置結(jié)合的動機，并表明該元件“可能已經(jīng)”安裝在踏板位置的固定支架上，但并沒有給出存在具體的、確定的將電子裝置元件與固定支架結(jié)合的動機，因此，判決該專利為顯而易見是不合適的。因此，CAFC撤銷了地方法院對其專利顯而易見的判決。而美國聯(lián)邦最高法院則從另外一個角度表達了不同的看法，它認為判斷顯而易見性重要的一點在于，是否存在何種原因，促使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”容易想到將已知功能的已知裝置按照權(quán)利要求所述的方式組合起來，不論這種原因是來自科技文獻、市場壓力還是科技發(fā)展需要，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決某個技術(shù)問題時，完全有動機和理由在其掌握的技術(shù)知識中尋找已知的可選方案，并且僅僅帶來的是可以預(yù)期的效果，那么它很可能就不是創(chuàng)新，而是普通技術(shù)或者是常識的產(chǎn)物，是一種“明顯的嘗試”（obvious to try），即美國專利法第103條所說的顯而易見。由此可知，美國聯(lián)邦最高法院認為以往CAFC低估了本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，導(dǎo)致了對顯而易見的發(fā)明而授予專利權(quán)，并且重新啟用了“顯易嘗試”概念，認為其也是顯而易見性判定上的適當考慮因素，即科技文獻對權(quán)利要求的披露，只是證明發(fā)明顯而易見的一個因素，而其他的因素例如技術(shù)效果、市場壓力、技術(shù)發(fā)展等都可以證明發(fā)明是顯而易見的，因此，明顯改變了完全由TSM判斷準則確定顯而易見性的方法。

四、從KSR案中得到的啟示

從KSR案可以看出，雖然CAFC所確定的“TSM判斷準則”是有助于創(chuàng)造性判斷的良策，本身的基本含義也與美國聯(lián)邦最高法院在Graham一案判決中確定的判斷原則一致，并且客觀上防止審查人員在判定非顯而易見性時的主觀隨意性，但是千篇一律的僵化的運用該原則，卻犧牲了一部分人的創(chuàng)新積極性，一定程度上阻礙了科技的創(chuàng)新。美國最高法院的KSR案判決雖然沒有否定TSM準則，但卻否定了僵化地使用該準則，對TSM判斷準則的適用性提出了更高的要求，而KSR案的判決可以看做是美國聯(lián)邦最高法院對專利創(chuàng)造性標準過度客觀化的否定，同時也一定程度上提高了專利創(chuàng)造性的標準。在我國的專利審查實踐中，創(chuàng)造性判斷的重點更多的落在“是否具有突出的實質(zhì)性特點”，而“顯著的進步”卻在實際的審查過程中慢慢淡化，很多人認為，突出的實質(zhì)性特點就等于非顯而易見性，因此更多的是通過現(xiàn)有技術(shù)已知的科技文獻來舉證的方式否定創(chuàng)造性，而對于是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果、技術(shù)發(fā)展或市場壓力等因素卻欠缺考慮，而KSR案的判決給了我們很好的啟示，正如上文分析的那樣，美國聯(lián)邦最高法院在專利創(chuàng)造性的判斷中對于技術(shù)效果的顯而易見是非常重視的。因此，我們應(yīng)該在肯定現(xiàn)有技術(shù)文獻中給出教導(dǎo)、啟示或動機的基礎(chǔ)上，擴大教導(dǎo)、啟示或動機內(nèi)容的來源，進一步增強對“顯著的進步”的判斷，提高了獲取專利權(quán)的標準，使得專利權(quán)的授予標準總體上更加嚴格。

五、結(jié)語

由于我國的專利制度和審查制度都還在不斷的發(fā)展和完善階段，專利申請的數(shù)量和質(zhì)量也落后于其他發(fā)達國家，因此，對美國現(xiàn)有情況的分析以及所出現(xiàn)問題進行研究，對我國的專利制度和審查制度的完善具有重要的借鑒意義。隨著專利申請的國際化，大量的國際專利進入我國，一方面促進我國科技的發(fā)展，但另外一方面也造成了大量國際專利技術(shù)的壟斷從而影響國內(nèi)技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。因此，我們要不斷的吸取自己的以及國外的經(jīng)驗和教訓，使得我國的現(xiàn)有專利和審查制度向更加完善的方向發(fā)展。

【參考文獻】

[1]何倫健，唐國政.美國專利制度中的非顯而易見性判斷及其對我國創(chuàng)造性審查的啟示——解讀美國聯(lián)邦最高法院Teleflex訴KSR案的判決[A].國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司.專利法研究（2007）[C].知識產(chǎn)權(quán)出版社2008：49-57.