淺談專利法中的必要技術(shù)特征

黃海云，孟 佳，裴素英，李 鵬，廖 諍

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心 通信發(fā)明審查部 電學(xué)發(fā)明審查部，北京 100190）

我國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款[1]規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征?！北匾夹g(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。作為規(guī)范權(quán)利要求撰寫的條款，其一方面在于保證獨(dú)立權(quán)利要求技術(shù)方案在解決技術(shù)問題意義上的完整性即包括必要技術(shù)特征，另一方面在于暗示獨(dú)立權(quán)利要求技術(shù)方案中的非必要技術(shù)特征屬于冗余的技術(shù)特征將直接導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍縮小。因而，對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求中必要技術(shù)特征的合理撰寫對(duì)于專利申請(qǐng)人、審查員、公眾以及審理侵權(quán)訴訟的法官來說都是極為重要的[2-4]。

1 我國(guó)“必要技術(shù)特征”相關(guān)法律的發(fā)展過程

1.1 “必要的技術(shù)特征”相關(guān)規(guī)定入《專利法實(shí)施細(xì)則》

1984年3月12日經(jīng)第6屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第4次會(huì)議審議通過了我國(guó)第1部《專利法》，并在第1部《專利法實(shí)施細(xì)則》中就已經(jīng)記載了關(guān)于“必要技術(shù)特征”的相關(guān)規(guī)定。

1985年公布的《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十一條第二款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的主要技術(shù)內(nèi)容，記載構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型必要的技術(shù)特征?！?/p>

從立法內(nèi)容上來看，細(xì)則第二十一條第二款中提出了對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求中所記載內(nèi)容的最低標(biāo)準(zhǔn)的要求，也就是說，只有獨(dú)立權(quán)利要求中記載了“必要的技術(shù)特征”，才能夠確保從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的主要技術(shù)內(nèi)容，才確保能夠構(gòu)成完整的“發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀保@是專利局審查權(quán)利要求的標(biāo)準(zhǔn)，也是對(duì)申請(qǐng)人撰寫文件的要求。從另一個(gè)角度來看，記載冗余的技術(shù)特征會(huì)縮小獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，對(duì)專利權(quán)人來說是不利的。因此，在我國(guó)實(shí)施專利法的初期，此規(guī)定也有利于引導(dǎo)專利申請(qǐng)人獲得更有效的權(quán)益。

1.2 “必要技術(shù)特征”術(shù)語(yǔ)化，《審查指南》中明確其定義

1992年，我國(guó)對(duì)專利法和實(shí)施細(xì)則進(jìn)行了第一次修正和修改，在修改中，對(duì)細(xì)則第二十一條第二款進(jìn)行了微調(diào)，修改后的條文如下：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載為達(dá)到發(fā)明或者實(shí)用新型目的的必要技術(shù)特征?！?/p>

可以看到，在這次細(xì)則修改中，在語(yǔ)言方面進(jìn)行了推敲，將“主要技術(shù)內(nèi)容”用“技術(shù)方案”這一更準(zhǔn)確的術(shù)語(yǔ)進(jìn)行表達(dá)，使得法條表述更加明確；此外，將“必要的技術(shù)特征”這一采用定語(yǔ)式限定的語(yǔ)言直接用“必要技術(shù)特征”這一專門術(shù)語(yǔ)加以替代。

1993年，我國(guó)制定了第一本有關(guān)專利審查的部門規(guī)章——《審查指南》，其中第二部分第二章3.1.2部分對(duì)“必要技術(shù)特征”進(jìn)行了解釋與定義：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載為達(dá)到發(fā)明或者實(shí)用新型目的的必要技術(shù)特征。必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為達(dá)到其目的和效果所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型主題，使之區(qū)別于其他技術(shù)方案?！?/p>

1.3 “必要技術(shù)特征”相關(guān)條款進(jìn)一步完善，并被納入駁回和宣告無(wú)效理由條款

2000年，我國(guó)對(duì)專利法進(jìn)行了第二次修正，在修改中，對(duì)于細(xì)則第二十一條第二款也進(jìn)行了適應(yīng)性的修改，其規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征?！?/p>

在這次修改中，為了克服一些申請(qǐng)人在說明書中漫無(wú)邊際地陳述其主觀目的的弊病，在專利法實(shí)施細(xì)則第18條對(duì)于申請(qǐng)文件撰寫要求的規(guī)定中將要求寫明“發(fā)明或者實(shí)用新型的目的”修改為了“發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題”，以要求申請(qǐng)人從技術(shù)角度闡述發(fā)明或者實(shí)用新型目的。為與之相應(yīng)，因此將細(xì)則二十一條二款中的“記載為達(dá)到發(fā)明或者實(shí)用新型目的的必要技術(shù)特征”修改為了“記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征”。

盡管如此，在這次細(xì)則修改中，對(duì)于細(xì)則第二十一條第二款而言最大的變化并不是在于文字闡述上更為精確，而是將其與細(xì)則第二十條第一款一同列入了細(xì)則第五十三條所規(guī)定的駁回條款以及細(xì)則第六十四條規(guī)定的請(qǐng)求宣告無(wú)效理由條款，這就意味著，依據(jù)細(xì)則第二十一條第二款和第五十三條、第六十四條的規(guī)定，審查員對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征的申請(qǐng)可以駁回，公眾可以請(qǐng)求對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征的授權(quán)專利宣告無(wú)效，也正因?yàn)榇耍?xì)則第二十一條第二款似乎從最開始的引導(dǎo)性條款轉(zhuǎn)變?yōu)榱藦?qiáng)制性條款。

隨后，2001年《審查指南》第二部分第二章3.1.2部分做了簡(jiǎn)單的適應(yīng)性修改，修改后的內(nèi)容如下：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案?！?/p>

1.4 判斷“必要技術(shù)特征”標(biāo)準(zhǔn)入《審查指南》

2006年，《審查指南》進(jìn)行了第二次修改，此次修改在第二部分第二章3.1.2原有內(nèi)容的基礎(chǔ)上，加入了判斷必要技術(shù)特征的一些規(guī)定，對(duì)細(xì)則第二十一條第二款的相關(guān)解釋進(jìn)一步細(xì)化：“判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡(jiǎn)單地將實(shí)施例中的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征?！?/p>

2008年，我國(guó)對(duì)專利法進(jìn)行了第三次修正，在修改中，對(duì)原細(xì)則第二十一條第二款的內(nèi)容未進(jìn)行修改，只是適應(yīng)性的將條款名稱更改為“實(shí)施細(xì)則第二十條第二款”。

2 必要技術(shù)特征的判斷原則

2.1 如何判斷獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征

根據(jù)必要技術(shù)特征的條款和規(guī)定可看出，獨(dú)立權(quán)利要求中所記載的必要技術(shù)特征包括了兩層含義：一是獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)完整地反映一個(gè)發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，而不能僅僅反映其中一個(gè)或者幾個(gè)組成部分；二是獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的所有必要技術(shù)特征，也就是說獨(dú)立權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠解決說明書中記載的所要解決的技術(shù)問題，兩者應(yīng)當(dāng)彼此呼應(yīng)。

這里所說的“完整”應(yīng)當(dāng)是針對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題而言的，而不是針對(duì)發(fā)明主題而言。例如：一項(xiàng)電視機(jī)的發(fā)明，如果要解決的技術(shù)問題只涉及到克服現(xiàn)有技術(shù)中視頻編解碼處理的缺陷，則獨(dú)立權(quán)利要求中只需記載為解決上述技術(shù)問題的關(guān)于視頻編解碼處理的必要技術(shù)特征就應(yīng)該認(rèn)為權(quán)利要求是一項(xiàng)完整的技術(shù)方案，因?yàn)樾g(shù)語(yǔ)“電視機(jī)”已經(jīng)隱含了作為完整技術(shù)方案中的其他技術(shù)特征，例如：視頻信號(hào)的接收、視頻信號(hào)的播放等。

下面參照實(shí)際專利申請(qǐng)案例詳細(xì)說明獨(dú)立權(quán)利要求中包括非必要技術(shù)特征和缺少必要技術(shù)特征的情形和將產(chǎn)生的法律效果。

【案例1】本案涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域中的對(duì)比度增強(qiáng)處理。

在說明書中指出：常用的對(duì)比度增強(qiáng)技術(shù)包括直方圖均衡與伽馬校正，當(dāng)采用伽馬校正時(shí)很難設(shè)置一個(gè)適合于每幅圖像的伽馬值，當(dāng)采用直方圖均衡時(shí)需占用相當(dāng)數(shù)量的存儲(chǔ)空間導(dǎo)致硬件實(shí)現(xiàn)具有一定的局限性；本發(fā)明解決的問題是提供了一種對(duì)比度增強(qiáng)處理方法，采用較少的資源完成了對(duì)圖像對(duì)比度增強(qiáng)的處理。

申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求如下：一種對(duì)比度增強(qiáng)處理裝置，其特征在于，包括圖像采集單元、統(tǒng)計(jì)處理單元、系數(shù)設(shè)定單元、線性變換單元。其中：圖像采集單元采集圖像中多個(gè)像素點(diǎn)的灰度信息，并將所述圖像的灰度信息發(fā)送至統(tǒng)計(jì)處理單元以及線性變換單元；統(tǒng)計(jì)處理單元統(tǒng)計(jì)所述圖像灰度信息的灰度極值、灰度平均值，并將所述圖像灰度信息的灰度極值與灰度平均值發(fā)送至系數(shù)設(shè)定單元；系數(shù)設(shè)定單元根據(jù)所述圖像灰度信息的灰度極值與灰度平均值確定線性變換系數(shù)；線性變換單元形成與所述線性變換系數(shù)對(duì)應(yīng)的映射函數(shù)，所述映射函數(shù)為對(duì)比度增強(qiáng)處理前后的各像素灰度信息的對(duì)應(yīng)關(guān)系；獲取待處理圖像的灰度信息，并以所述映射函數(shù)對(duì)待處理圖像的灰度信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

從該權(quán)利要求中可看出，其記載了“根據(jù)確定的映射函數(shù)進(jìn)行對(duì)比度增強(qiáng)”的必要技術(shù)特征“統(tǒng)計(jì)處理單元、系數(shù)設(shè)定單元、線性變換單元”，而至于“圖像采集單元”則并不屬于解決其技術(shù)問題的必要技術(shù)手段，其存在與否都不影響技術(shù)方案對(duì)技術(shù)問題的解決。但獨(dú)立權(quán)利要求中該非必要技術(shù)的記載，將縮小授權(quán)后權(quán)利要求保護(hù)的范圍，他人也容易規(guī)避對(duì)該發(fā)明的侵權(quán)。

根據(jù)專利法第五十九條第一款的規(guī)定“發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷谋Ｗo(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！卑l(fā)明中的獨(dú)立權(quán)利要求給出了最寬的保護(hù)范圍，其技術(shù)特征越多，則保護(hù)范圍越小。在侵權(quán)認(rèn)定中，若被控侵權(quán)的客體包括了權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征則侵權(quán)行為成立；反之，若缺少某項(xiàng)技術(shù)特征則侵權(quán)行為不成立。因而，獨(dú)立權(quán)利要求中非必要技術(shù)的存在，將給專利權(quán)人帶來十分不利的影響。

另外，需提醒專利申請(qǐng)人的是，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征而導(dǎo)致擴(kuò)大權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍，是屬于不予接受的修改。也就是說，在專利申請(qǐng)的審查過程中，不允許申請(qǐng)人主動(dòng)刪除導(dǎo)致保護(hù)范圍擴(kuò)大的任何技術(shù)特征，其中也包括了非必要技術(shù)特征。因此，申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)要十分慎重對(duì)待權(quán)利要求中技術(shù)特征的撰寫。

【案例2】本案涉及視頻編碼技術(shù)領(lǐng)域中的運(yùn)動(dòng)估計(jì)校正。

在說明書中指出：現(xiàn)有色度分量的運(yùn)動(dòng)估計(jì)方法，一般復(fù)用亮度分量的分塊模式和運(yùn)動(dòng)矢量，然而，亮度的運(yùn)動(dòng)情況往往不能完全代替色度分量的運(yùn)動(dòng)情況，導(dǎo)致色度運(yùn)動(dòng)估計(jì)的結(jié)果不夠準(zhǔn)確，從而出現(xiàn)大的碼流和/或低的畫面質(zhì)量，進(jìn)而降低色度編碼的性能；需要解決的技術(shù)問題就是：如何能夠提高色度編碼的性能。

申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求如下：一種運(yùn)動(dòng)估計(jì)中的校準(zhǔn)方法，其特征在于，包括：對(duì)于一幀圖像宏塊中的每一個(gè)色度分塊，如果其相應(yīng)亮度分塊的運(yùn)動(dòng)矢量不為（0，0），則利用其相鄰上塊、左塊和左上塊的運(yùn)動(dòng)矢量，獲取其相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)信息；在所述運(yùn)動(dòng)信息滿足預(yù)置條件時(shí)，利用色度分塊的相鄰上塊和左塊的運(yùn)動(dòng)矢量，對(duì)所述色度分塊的矢量進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到預(yù)測(cè)矢量；如果所述預(yù)測(cè)矢量不同于相應(yīng)亮度分塊的運(yùn)動(dòng)矢量，則從（0，0）、預(yù)測(cè)矢量和相應(yīng)亮度分塊運(yùn)動(dòng)矢量中，選擇一個(gè)作為所述色度分塊的運(yùn)動(dòng)矢量。

從該權(quán)利要求可得出，在其技術(shù)方案中僅記載了“則利用其相鄰上塊、左塊和左上塊的運(yùn)動(dòng)矢量，獲取其相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)信息”，而沒有記載運(yùn)動(dòng)信息是什么以及如何獲取運(yùn)動(dòng)信息，也就是說對(duì)于要解決的提高色度編碼性能的技術(shù)問題而言，該技術(shù)方案并不完整。因而本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法從權(quán)利要求的技術(shù)方案中獲知如何根據(jù)相關(guān)性來準(zhǔn)確確定色度分塊的預(yù)測(cè)運(yùn)動(dòng)矢量，以解決其技術(shù)問題。由此可知，在判斷一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求是否完整，即是否缺少必要技術(shù)特征時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)明要解決的技術(shù)問題出發(fā)進(jìn)行判斷。

根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十三條第（二）項(xiàng)和實(shí)施細(xì)則第六十五條第二款的規(guī)定，對(duì)于缺少必要技術(shù)特征的專利申請(qǐng)可依法駁回或者對(duì)于缺少必要技術(shù)特征的授權(quán)專利可依法宣告無(wú)效。也就是說權(quán)利要求中缺少必要技術(shù)特征將導(dǎo)致該申請(qǐng)不能獲得專利權(quán)，或者導(dǎo)致授權(quán)專利的專利權(quán)缺乏穩(wěn)定性。

2.2 判斷是否缺少必要技術(shù)特征時(shí)對(duì)發(fā)明要解決的技術(shù)問題的確定

必要技術(shù)特征主要是依賴于發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題而定義的，針對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的不同技術(shù)問題，其必要技術(shù)特征可能是不同的。

在確定發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題時(shí)，主流觀點(diǎn)認(rèn)為：發(fā)明或者實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題是指發(fā)明或?qū)嵱眯滦鸵鉀Q的現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題，是該發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯?shí)際要解決的技術(shù)問題。從必要技術(shù)特征的定義以及實(shí)施細(xì)則和《審查指南》的相關(guān)規(guī)定看出，如果申請(qǐng)人在背景技術(shù)部分寫明的和引證的現(xiàn)有技術(shù)是本發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則申請(qǐng)人在說明書中提出的要解決的技術(shù)問題也就是其實(shí)際要解決的技術(shù)問題，這也是專利法實(shí)施細(xì)則對(duì)說明書撰寫的形式要求。如果申請(qǐng)人按照細(xì)則和指南的相關(guān)規(guī)定撰寫了說明書，這時(shí)，申請(qǐng)人在說明書中聲稱的要解決的技術(shù)問題就是本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，這樣做可以避免由于“技術(shù)問題”認(rèn)定的不同而導(dǎo)致某特征是否為必要技術(shù)特征的爭(zhēng)議。

因而，獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征應(yīng)該是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的一種“形式”要求，是對(duì)申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)的一種要求，以保證獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案能夠“實(shí)施”，保證獨(dú)立權(quán)利要求完整，在確定獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時(shí)，應(yīng)該從發(fā)明所要解決的技術(shù)問題入手，發(fā)明所要解決的技術(shù)問題應(yīng)該從申請(qǐng)人在說明書中所公開的發(fā)明內(nèi)容中客觀地分析得出。

3 結(jié)束語(yǔ)

本文就專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款中的必要技術(shù)特征的立法過程進(jìn)行了概述，并給出了必要技術(shù)特征的判斷原則。建議專利申請(qǐng)人在撰寫權(quán)利要求時(shí)要針對(duì)需解決的技術(shù)問題給出必要技術(shù)特征，并盡量減少冗余必要技術(shù)特征的加入，以保證權(quán)利要求合理的保護(hù)范圍。以上僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不當(dāng)之處，歡迎指正。

[1]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]尹新天.中國(guó)專利法詳解[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]魏大海.必要技術(shù)特征秘密化保護(hù)研究[J].廣西政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2010（1）：82-87.

[4]徐小軍，李建民，吳堅(jiān).《專利法》修改的建議與加強(qiáng)專利行政執(zhí)法的思考[J].今日科技，2012（5）：21-23.