功能性限定的得與失

龔錦玲，張素卿

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:任健男

1 功能性限定特征的介紹

1.1 功能性限定的定義與實(shí)例

在電視技術(shù)領(lǐng)域的權(quán)利要求中經(jīng)常出現(xiàn)功能性限定的權(quán)利要求，那么什么是功能性限定的權(quán)利要求呢？以下是其定義“如果在一項(xiàng)產(chǎn)品權(quán)利要求中不是采用結(jié)構(gòu)或者組合的技術(shù)特征來(lái)限定該產(chǎn)品，在一項(xiàng)方法權(quán)利要求中不是采用步驟或者操作方式的技術(shù)特征來(lái)限定該方法，而是采用產(chǎn)品的零部件或者方法的步驟在技術(shù)方案中所起的作用、功能或者所產(chǎn)生的效果來(lái)限定其發(fā)明創(chuàng)造，則稱為‘功能性限定特征’”。申請(qǐng)人之所以采用功能性限定特征，一般是希望如此撰寫的權(quán)利要求能夠覆蓋實(shí)現(xiàn)其所述功能的所有方式，從而使其權(quán)利要求具有更寬的保護(hù)范圍。

例如，電視技術(shù)領(lǐng)域中有以如下方式撰寫的權(quán)利要求：“一種數(shù)字廣播接收機(jī)，包括：解調(diào)器，接收并解調(diào)雙傳輸流，所述雙傳輸流包括正常數(shù)據(jù)、強(qiáng)健數(shù)據(jù)和指定的已知數(shù)據(jù)；已知數(shù)據(jù)輸出單元，從解調(diào)的傳輸流檢測(cè)已知數(shù)據(jù)的位置；均衡器，使用已知數(shù)據(jù)對(duì)解調(diào)的傳輸流進(jìn)行均衡；解碼器，對(duì)均衡的傳輸流進(jìn)行解碼；去交織器，對(duì)解碼器的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行去交織；去隨機(jī)化器，對(duì)去交織的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行去隨機(jī)化。其中，在廣播發(fā)射機(jī)中對(duì)傳輸流執(zhí)行網(wǎng)格編碼，并且所述網(wǎng)格編碼步驟包括：在已知數(shù)據(jù)的起點(diǎn)執(zhí)行存儲(chǔ)器初始化?！?/p>

上述權(quán)利要求中均衡器，解碼器，去交織器并未記載它們的具體電路構(gòu)成，而是在表述部件的用途或者是采用這些部件的目的，實(shí)質(zhì)上都是指出部件在要求保護(hù)的技術(shù)方案中所起的作用或者功能，這是功能性限定特征的典型表述方式。

1.2 功能性限定特征的保護(hù)范圍的解釋

對(duì)上述功能性限定的特征通常有廣義和狹義的兩種的解釋方式：一是在專利審批過(guò)程和侵權(quán)判斷中都認(rèn)為這類技術(shù)特征涵蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的一切方式；二是在專利審查過(guò)程和侵權(quán)判斷中都將功能性限定特征解釋為僅僅涵蓋了說(shuō)明書中記載的具體實(shí)現(xiàn)方式及其等同方式。而這兩種解釋則對(duì)專利審批和侵權(quán)判定產(chǎn)生了重大影響。

2 結(jié)合實(shí)例介紹功能性限定的權(quán)利要求在我國(guó)所采取的立場(chǎng)

中國(guó)在審查實(shí)踐中通常采取廣義的解釋方式來(lái)審查權(quán)利要求。例如，在審查指南中規(guī)定：“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式?！钡绻搅饲謾?quán)判定的過(guò)程，我國(guó)法院則采取狹義解釋的立場(chǎng)。如《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條規(guī)定：“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容?！?/p>

如電視領(lǐng)域中最經(jīng)常出現(xiàn)的顯示裝置，申請(qǐng)人對(duì)其限定可以采取兩種不同的方式，一種使用顯示裝置的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征，一種使用其可以完成的功能來(lái)進(jìn)行限定。如果使用前一種方式，則在審批或者侵權(quán)判定中都會(huì)以權(quán)利要求中限定的具體結(jié)構(gòu)作為判斷的依據(jù)；如果使用后一種方式，則會(huì)出現(xiàn)兩種不同的標(biāo)準(zhǔn)，如某權(quán)利要求中的某個(gè)技術(shù)特征是“顯示裝置，以將目標(biāo)畫面和電視畫面同時(shí)顯示于該顯示裝置”。該特征屬于典型的功能性特征。對(duì)于這個(gè)特征實(shí)質(zhì)上在說(shuō)明書的實(shí)施例中是具體描述了顯示裝置一邊顯示正在播放的視頻，一邊顯示用戶選擇好的正在編輯的畫面，從而使得用戶在實(shí)時(shí)觀看電視節(jié)目的同時(shí)，可以進(jìn)行對(duì)所選擇畫面的編輯操作。這樣的特征如果在審查過(guò)程中，通常認(rèn)為電視領(lǐng)域中常見(jiàn)的“畫中畫”、“畫外畫”等方式都屬于上述功能性特征所涵蓋的范圍，如果對(duì)比文件中具有“畫中畫”功能，則可以認(rèn)定該特征已經(jīng)被對(duì)比文件所公開(kāi)。但顯然如果在侵權(quán)判定中，則“畫中畫”等方式與該特征兩者不等同。

但在專利審批的過(guò)程中，申請(qǐng)人經(jīng)常混淆這兩種解釋，將其所撰寫的功能性特征按照狹義解釋的立場(chǎng)作為判斷權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性的依據(jù)，從而在權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性中為此問(wèn)題扯起了拉鋸站，例如上面這個(gè)實(shí)例中，審查員認(rèn)為“畫中畫”已經(jīng)公開(kāi)了權(quán)利要求中的功能性特征，而申請(qǐng)人從說(shuō)明書實(shí)施例的角度出發(fā)，認(rèn)為畫中畫不能完成所選擇畫面的編輯，因此“畫中畫”與以上特征無(wú)法等同，其本質(zhì)就是一方在使用廣義解釋，一方使用狹義解釋，但因?yàn)槲覈?guó)在審批過(guò)程中規(guī)定是按照廣義解釋來(lái)進(jìn)行的，因此申請(qǐng)人如果想要獲得專利權(quán)，則應(yīng)該在尋求修改上述功能性限定的特征著手則更為有利。

從上述這個(gè)簡(jiǎn)單的實(shí)例中可以看到，功能性限定的特征，如果使用廣義的解釋，則其范圍都比較寬，在審批過(guò)程中容易被找到影響新穎性和創(chuàng)造性的對(duì)比文件。反之，如果審查員沒(méi)有找到相應(yīng)的對(duì)比文件，使得帶有功能性特征的權(quán)利要求獲得了專利權(quán)。則其所獲得的專利權(quán)范圍會(huì)比較寬。而這樣的權(quán)利要求到了司法程序中進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，則會(huì)由于我國(guó)在侵權(quán)判定中狹義解釋的立場(chǎng)，并不是完全以廣義解釋的范圍來(lái)確定的。這種情形并不是申請(qǐng)人、公眾所樂(lè)于見(jiàn)到的。

因此在《專利審查指南2010》[1]對(duì)功能性限定則采取了應(yīng)當(dāng)予以限制和嚴(yán)格審查的立場(chǎng)，其中規(guī)定：

“通常，對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能性或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所述技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的。

對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否得到說(shuō)明書的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說(shuō)明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書中未提到的其他替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)問(wèn)題的方式的功能性限定。

此外，如果說(shuō)明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用，但對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應(yīng)用這些替代方式，則權(quán)利要求中的功能性限定也是不允許的?！?/p>

可以看出，中國(guó)專利法使用了一個(gè)限制和嚴(yán)格審查的立場(chǎng)，在可能的情形下不要使用功能性限定，即使沒(méi)有辦法使用了這種方式，也應(yīng)該得到說(shuō)明書的支持，其實(shí)質(zhì)上則是在盡量與我國(guó)法院所采取的立場(chǎng)所得出的結(jié)果之間縮小差距[2-3]。以避免出現(xiàn)太多具有爭(zhēng)議的權(quán)利要求，給公眾一個(gè)適當(dāng)穩(wěn)定的權(quán)利要求。

3 功能性限定各有利弊

在電視技術(shù)領(lǐng)域，由于其領(lǐng)域的特殊性，大多數(shù)專利申請(qǐng)人都非常喜歡采取功能性限定來(lái)撰寫權(quán)利要求，期望獲取一個(gè)比較寬的保護(hù)范圍的權(quán)利要求。因?yàn)樵趯?shí)際的應(yīng)用中，很多專利并沒(méi)有真正的走入司法程序，而只是成為了談判桌上的一個(gè)重要砝碼。對(duì)此策略，筆者仍然希望專利權(quán)人有一個(gè)比較清醒的認(rèn)識(shí)，這樣的權(quán)利要求實(shí)質(zhì)上存在著很多的泡沫，并且泡沫的多少完全取決于我國(guó)法院結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式所確定的該技術(shù)特征的內(nèi)容，反而不如以其他形式撰寫的權(quán)利要求完全以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)來(lái)確定其保護(hù)范圍來(lái)的明確。因此筆者認(rèn)為，我國(guó)申請(qǐng)人應(yīng)該盡量避免撰寫功能性特征，如果要撰寫這樣的權(quán)利要求，也應(yīng)該在說(shuō)明書中寫入足夠的實(shí)施例予以支持，以避免因?yàn)閷?shí)施例的單薄而被引入太多個(gè)別實(shí)施例中的特征反而得到了一個(gè)范圍比較窄的權(quán)利要求，成為一個(gè)沒(méi)有實(shí)用價(jià)值的專利。同時(shí)，在被控侵權(quán)時(shí)，尤其是碰到被控侵權(quán)的權(quán)利要求屬于功能性限定時(shí)，不要被權(quán)利要求中過(guò)寬的保護(hù)范圍所迷惑，其真正的保護(hù)范圍其并不完全是以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)的。

[1]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查操作規(guī)程·實(shí)質(zhì)審查分冊(cè)[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]尹新天.中國(guó)專利法詳解[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.