創(chuàng)造性裁量之行政與司法比較研究——透析法官對(duì)于定子偏斜案的審判思路

張 軍

（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100841）

責(zé)任編輯:薛 京

在專利權(quán)無效宣告程序以及后續(xù)的專利行政訴訟程序中，通常由主張無效或主張有效的一方當(dāng)事人提供證據(jù)以證明其主張成立，即通常所說的“誰主張，誰舉證”。提供的證據(jù)是否能夠充分支持當(dāng)事人的主張非常關(guān)鍵，但更為關(guān)鍵的是如何認(rèn)定以及使用所提供的證據(jù)來證明其主張成立。

1 基本案情介紹

第15322號(hào)決定系被告專利復(fù)審委員會(huì)就原告王銘圣作為無效宣告請(qǐng)求人，針對(duì)第三人聚力公司擁有的名稱為“電機(jī)定子的薄形化爪片結(jié)構(gòu)”的第200820185283.1號(hào)實(shí)用新型專利（簡稱本專利，申請(qǐng)日為2008年）提出的無效宣告請(qǐng)求而作出的。

1.1 專利權(quán)利要求書相關(guān)內(nèi)容

授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求1[1]如下：

“1、一種電機(jī)定子的薄型化爪片結(jié)構(gòu)，其特征在于：所述薄型化爪片（1）的厚度介于0.3 mm～3 mm，其最大外徑小于50 mm，所述薄型化爪片（1）具一設(shè)于其中央的轉(zhuǎn)子穿設(shè)部（10），以及間隔環(huán)布于其周邊的復(fù)數(shù)個(gè)T形爪（20），所述T形爪（20）的擴(kuò)形端片（21）外側(cè)設(shè)有具斜置角度的斜狀緣邊（22），所述斜狀緣邊（22）界定形成一外擴(kuò)端（221）以及一內(nèi)縮端（223），所述薄型化爪片（1）中相對(duì)設(shè)置的二T形爪（20）的斜狀緣邊（22）外擴(kuò)端（221）的間距界定形成一最大外徑（A），所述薄型化爪片（1）中相對(duì)設(shè)置的二T形爪（20）的斜狀緣邊（22）內(nèi)縮端（223）的間距界定形成一最小外徑（B）；其中，所述斜狀緣邊（22）的斜角比例值（X）符合公式X＝（A-B）／A×100%，2.5%≤X≤9%?！?/p>

1.2 專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定

專利復(fù)審委員會(huì)在第15322號(hào)無效宣告決定中認(rèn)定：

1）關(guān)于證據(jù)和現(xiàn)有技術(shù)

證據(jù)1：日本特開2001-61240公開特許公報(bào)及其中文譯文，共10頁，公開日為2001年3月6日。

證據(jù)1除第4頁以外的其他頁以及證據(jù)2，3（具體可查閱決定書）所記載的內(nèi)容可以作為本專利的現(xiàn)有技術(shù)用于評(píng)價(jià)本專利權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性。

2）關(guān)于專利法第二十二條第二款[2]

本專利權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，權(quán)利要求1還具有如下技術(shù)特征：斜狀緣邊的斜角比例值為X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9% （1）根據(jù)該技術(shù)特征可以確定權(quán)利要求1實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是電機(jī)啟動(dòng)不良及運(yùn)轉(zhuǎn)死點(diǎn)的問題?？梢姡C據(jù)1并未公開權(quán)利要求1的上述技術(shù)特征，并且該技術(shù)特征也不能由證據(jù)1通過簡單的文字變換或慣用手段直接置換而得到，因此本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

在獨(dú)立權(quán)利要求1具備新穎性時(shí)，從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2，3相對(duì)于證據(jù)1也具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

3）關(guān)于專利法第二十二條第三款[2]

（1）相對(duì)于證據(jù)1。根據(jù)上述對(duì)權(quán)利要求1的新穎性的評(píng)述可知，權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征在于：斜狀緣邊的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征可以確定權(quán)利要求1實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是電機(jī)啟動(dòng)不良及運(yùn)轉(zhuǎn)死點(diǎn)的問題。由于證據(jù)1并未公開上述區(qū)別技術(shù)特征，也沒有證據(jù)表明該特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，并且該區(qū)別技術(shù)特征還帶來了有益的技術(shù)效果，即解決了電機(jī)啟動(dòng)死點(diǎn)的問題并使得啟動(dòng)更加順暢，因此本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。在獨(dú)立權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性時(shí)，從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2，3相對(duì)于證據(jù)1也具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

（2）相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合。權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征在于：斜狀緣邊的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征可以確定權(quán)利要求1實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是電機(jī)啟動(dòng)不良及運(yùn)轉(zhuǎn)死點(diǎn)的問題。證據(jù)2也未公開上述區(qū)別技術(shù)特征，并且該區(qū)別技術(shù)特征還給權(quán)利要求1的技術(shù)方案帶來了有益的技術(shù)效果，即解決了電機(jī)啟動(dòng)死點(diǎn)的問題并使得啟動(dòng)更加順暢，即使使用證據(jù)1和證據(jù)2也不能得到權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案的啟示，因此本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。在獨(dú)立權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性時(shí)，從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2，3相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合也具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

（3）關(guān)于證據(jù)3。由于王銘圣只使用證據(jù)3來評(píng)述權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征，并不涉及權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的內(nèi)容，因此，當(dāng)權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性時(shí)，引用權(quán)利要求1的權(quán)利要求3也具備創(chuàng)造性，符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。

基于上述理由，專利復(fù)審委員會(huì)決定維持本專利有效。

原告王銘圣不服第15322號(hào)決定，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟稱：證據(jù)1可用于評(píng)價(jià)本專利權(quán)利要求1的新穎性及創(chuàng)造性。被告作出的第15322號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤。原告的訴訟理由具有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)求法院依法對(duì)上述被訴決定予以撤銷。

王銘圣的具體理由為關(guān)于專利法第二十二條第二款。本專利權(quán)利要求中要求保護(hù)的斜角比例值實(shí)際是本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決轉(zhuǎn)子啟動(dòng)死角問題通常會(huì)實(shí)施的角度范圍，實(shí)際是本領(lǐng)域技術(shù)人員的必然選擇，涉案專利與證據(jù)1實(shí)質(zhì)上并無差異，不具新穎性。如果這個(gè)比例太小，則爪片大徑處與小徑處的區(qū)別就太小，無法提供啟動(dòng)偏向力矩，而這個(gè)比例如果太大，則將使小徑處與轉(zhuǎn)子的距離過大，而影響到馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)中的效率。

關(guān)于專利法第二十二條第三款。本領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限次的試驗(yàn)就可以得到“2.5%≤X≤9%”的特定特征，這個(gè)數(shù)值范圍其實(shí)是本領(lǐng)技術(shù)人員在解決轉(zhuǎn)子啟動(dòng)死角問題，通常會(huì)實(shí)施的角度范圍。本專利中設(shè)定的斜角比例值（X）符合的公式限定的不是結(jié)果特征，因?yàn)樾苯潜壤煌苯潜旧砣匀豢赡芟嗤?。因此，本專利不具備?chuàng)造性。另外，在機(jī)械工業(yè)出版社于1996年出版的《電機(jī)工程手冊(cè)（第二版）》的第61～62頁內(nèi)，記載有對(duì)于直流無刷電動(dòng)機(jī)以定子齒部的不均勻間隙來解決啟動(dòng)死點(diǎn)問題的記載，并且從其具體的附圖中直接測量，其不均勻間隙的比例為“6”，也屬于本專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，由此可見，這個(gè)數(shù)值選定在近10年前的技術(shù)手冊(cè)中已有類似記載，本領(lǐng)域設(shè)計(jì)人員肯定也會(huì)依據(jù)此手冊(cè)進(jìn)行類似斜角的設(shè)計(jì)，以此也能說明本專利不可能具有創(chuàng)造性。還有，本專利限定的是一個(gè)數(shù)值范圍，而不是具體的一個(gè)數(shù)值，也就是說證據(jù)2的附圖1A明確揭示定子的外觀形狀和比例關(guān)系，同時(shí)通過測量，可以證明證據(jù)1和2的結(jié)合已經(jīng)揭示了本專利權(quán)利要求1中所限定數(shù)值比例值范圍內(nèi)的實(shí)施例。據(jù)此，可以證明本專利權(quán)利要求1沒有創(chuàng)造性。綜上，第15322號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤，請(qǐng)求人民法院依法撤銷。

被告專利復(fù)審委員會(huì)答辯稱：原告在行政階段提交的證據(jù)1的第4頁與原文不符，應(yīng)不予以采納；關(guān)于新穎性的問題，原告在行政階段的理由為本專利權(quán)利要求1中的公式對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍無實(shí)質(zhì)性限定作用，但在訴訟階段的起訴理由卻為該公式為本領(lǐng)域技術(shù)人員的必然選擇；關(guān)于創(chuàng)造性問題，原告在行政階段提交的證據(jù)2中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是原告在已經(jīng)知道了本專利中的相關(guān)公式的情況下進(jìn)行的驗(yàn)證，并不能證明相關(guān)公式是本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或有限次試驗(yàn)就可得到的；原告在行政階段并沒有提交其在起訴狀中提到的《電機(jī)工程手冊(cè)（第二版）》以及相關(guān)樣品，在訴訟階段應(yīng)不予采納；通過測量證據(jù)2附圖所得到的內(nèi)容不能作為公開的內(nèi)容。綜上，第15322號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確、審理程序合法，原告的訴訟理由不能成立，請(qǐng)求人民法院依法維持第15322號(hào)決定。

1.3 法院判決

北京市第一中級(jí)人民法院在接到原告王銘圣的訴訟請(qǐng)求后，在北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)本案進(jìn)行了公開開庭審理，最后法院的判決書（（2011）一中知行初字第1742號(hào)）要旨部分如下。

1）關(guān)于專利法第二十二條第二款[2]的問題

根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，新穎性是指在申請(qǐng)日以前沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件中。

一般而言，只有當(dāng)一項(xiàng)權(quán)利要求中記載的所有技術(shù)特征都被單獨(dú)一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)公開，才能認(rèn)定該權(quán)利要求不具備新穎性，而一項(xiàng)權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征中只要有一項(xiàng)技術(shù)特征沒有被一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)公開，相對(duì)于該項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)而言，一般不能得出該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備新穎性的結(jié)論。

本案中，與證據(jù)1不同，權(quán)利要求1還具有如下區(qū)別技術(shù)特征：斜狀緣邊的斜角比例值X符合下述公式：X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。而且，該區(qū)別技術(shù)特征并不是簡單的文字變換，也不是慣用手段的置換，它使得本專利所要求保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)1所公開的技術(shù)方案并不完全相同。因此權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

在獨(dú)立權(quán)利要求1具備新穎性時(shí)，從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2、3相對(duì)于證據(jù)1也具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

2）關(guān)于專利法第二十二條第三款[2]的問題

根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，創(chuàng)造性是指同申請(qǐng)日以前已有的技術(shù)相比，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

如果實(shí)用新型是在可能的、有限的范圍內(nèi)選擇具體的尺寸、范圍或者其他參數(shù)，而這些選擇可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員通過常規(guī)手段得到并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該實(shí)用新型不具備創(chuàng)造性。

本案中，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)1所公開的技術(shù)內(nèi)容相比，其區(qū)別僅在于權(quán)利要求1還記載了：斜狀緣邊的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。

而通過證據(jù)1公開的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員可知，為達(dá)到起動(dòng)不易產(chǎn)生死點(diǎn)、旋轉(zhuǎn)較快的起動(dòng)效果，又不至于導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不順暢，電機(jī)定子的一個(gè)齒要形成一側(cè)面積比另一側(cè)面積稍大的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)，且這種差值要處于一定的合理范圍，不能過大也不能過小。權(quán)利要求1記載的上述公式的實(shí)質(zhì)，便是在證據(jù)1揭示的上述合理范圍內(nèi)，通過最大外徑A與最小外徑B的簡單差值，選擇兩者具體的比例關(guān)系和取值范圍，以達(dá)到電機(jī)起動(dòng)不易產(chǎn)生死點(diǎn)又不至于導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不順暢的技術(shù)效果?？梢姡瑱?quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案，是在可能的、有限的范圍內(nèi)選擇具體的范圍，而這些選擇可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員通過常規(guī)手段得到并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性[3]。

被告應(yīng)在權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的前提下，重新評(píng)價(jià)權(quán)利要求2，3的創(chuàng)造性。

綜上，被告作出的第15322號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤，本院依法予以撤銷。原告的訴訟理由具有事實(shí)和法律依據(jù)，其訴訟請(qǐng)求本院予以支持。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項(xiàng)第1目、第2目之規(guī)定，本院判決如下：

1）撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的第15322號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定；

2）國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)就200820185283.1號(hào)實(shí)用新型專利權(quán)重新作出無效宣告請(qǐng)求審查決定。

2 該案案情簡要分析

針對(duì)同一項(xiàng)實(shí)用新型專利，使用相同的證據(jù)，專利復(fù)審委員會(huì)與法院卻得出了完全相反的結(jié)論，到底在哪個(gè)環(huán)節(jié)上出了問題呢？

在復(fù)審無效期間，復(fù)審委的審查員認(rèn)為，由于證據(jù)1并未公開上述區(qū)別技術(shù)特征，即公式，也沒有證據(jù)表明該特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，并且該區(qū)別技術(shù)特征還帶來了有益的技術(shù)效果，即解決了電機(jī)啟動(dòng)死點(diǎn)的問題并使得啟動(dòng)更加順暢，因此本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

具體地，復(fù)審委認(rèn)為，沒有證據(jù)表明該公式是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，并且由于該公式的存在帶來了有益的技術(shù)效果，即解決了電機(jī)啟動(dòng)死點(diǎn)的問題并使得啟動(dòng)更加順暢的效果。

但在行政訴訟期間，法院的法官則認(rèn)為，解決電機(jī)啟動(dòng)死點(diǎn)問題的技術(shù)手段已被證據(jù)1所公開，即證據(jù)1中公開的電機(jī)定子的一個(gè)齒要形成一側(cè)面積比另一側(cè)面積稍大的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)就已經(jīng)解決了所述技術(shù)問題，并且實(shí)現(xiàn)了使得電機(jī)啟動(dòng)更加順暢的效果，因此所述效果并非由該區(qū)別技術(shù)特征的公式所帶來，該公式對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)僅在于，對(duì)于最大外徑及最小外徑的取值更方便，但該取值范圍可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員通過常規(guī)手段得到，并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該實(shí)用新型不具備創(chuàng)造性。

專利復(fù)審委到底錯(cuò)在哪里了呢？

3 筆者的看法

3.1 新穎性及創(chuàng)新性

雖然經(jīng)《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國專利法〉的決定》（2008年12月27日通過）修正的《中華人民共和國專利法》已于2009年10月1日起施行，但由于本專利的申請(qǐng)日在2009年10月1日之前，故本案的審理仍應(yīng)適用2000年8月25日修正的專利法以及2006版的審查指南。

本案主要爭議焦點(diǎn)在于：授權(quán)公告文本的權(quán)利要求1是否符合專利法第二十二條第二款所規(guī)定的新穎性以及專利法第二十二條第三款所規(guī)定的創(chuàng)造性。

經(jīng)對(duì)涉案專利（也稱本專利）的權(quán)利要求1與證據(jù)1進(jìn)行比較分析可知，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種電機(jī)結(jié)構(gòu)，其由前序部分和特征部分一起共同限定電機(jī)的結(jié)構(gòu)，屬于產(chǎn)品權(quán)利要求，除結(jié)構(gòu)特征以外，其還借助于參數(shù)特征來表述所述產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，但是由參數(shù)特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求，其保護(hù)主題仍然是產(chǎn)品，其實(shí)際的限定作用取決于對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的本身帶來何種影響。證據(jù)1與本專利屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，即涉及電機(jī)定子領(lǐng)域，要解決相同的技術(shù)問題，即電機(jī)啟動(dòng)慢的問題，采用了基本相同的技術(shù)方案，即對(duì)電機(jī)定子的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造，使得其中的一個(gè)齒形成一側(cè)面積比另一側(cè)面積稍大的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了相同的技術(shù)效果，即構(gòu)成啟動(dòng)快的電機(jī)。

在庭審階段，原告、被告雙方均認(rèn)可：與證據(jù)1相比，除了上述公式之外，本專利權(quán)利要求1中的其他特征部分都已被證據(jù)1所公開。因此，本專利相對(duì)于證據(jù)1實(shí)際解決的技術(shù)問題是，通過權(quán)利要求1記載的上述公式，在所述公式所揭示的合理范圍內(nèi)，更方便、更快捷地選擇確定合理的參數(shù)取值，以達(dá)到電機(jī)起動(dòng)不易產(chǎn)生死點(diǎn)又不至于導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不順暢的技術(shù)效果。

通過上述分析可知，即使未見到本專利，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1的啟示，也必然要考慮到所述參數(shù)的選擇問題，所選參數(shù)的合理取值范圍也必然會(huì)落入到本專利權(quán)利要求1的公式所限定的保護(hù)范圍之內(nèi)。換句話說，根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1可以確定，本專利所要求保護(hù)的產(chǎn)品是現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品，其從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成上與現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品并不存在本質(zhì)上的差異。本專利為實(shí)用新型專利，根據(jù)審查指南第一部分第二章第6.1節(jié)的規(guī)定，實(shí)用新型專利僅保護(hù)針對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出的新的技術(shù)方案，并且特別強(qiáng)調(diào)，如果權(quán)利要求中既包括形狀、構(gòu)造特征，又包括對(duì)方法本身提出的技術(shù)方案，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。因此，實(shí)用新型并不保護(hù)產(chǎn)品的制造方法，從而本實(shí)用新型實(shí)際保護(hù)的僅僅是該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。由于所述結(jié)構(gòu)特征已被證據(jù)1所公開，因此所述產(chǎn)品屬于現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品，其不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。

在2010版的審查指南第554頁中關(guān)于“施行修改后的專利法的過渡方法”第四條中規(guī)定：管理專利工作的部門對(duì)發(fā)生在2009年10月1日以后的涉嫌侵犯專利權(quán)行為進(jìn)行處理的，適用修改后的專利法第十一條、第六十二條、第六十九條、第七十條的規(guī)定。

修改后的專利法第六十二條明文規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

由于本專利是實(shí)用新型專利，只保護(hù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，因此不考慮制造方法，只要本專利產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成與現(xiàn)有技術(shù)相同，就可推定該產(chǎn)品屬于現(xiàn)有技術(shù)，不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)，否則，當(dāng)引起后續(xù)侵權(quán)訴訟糾紛后，敗訴方只能是涉案專利的專利權(quán)人，同時(shí)也會(huì)給各方當(dāng)事人、社會(huì)公眾以及管理專利工作的部門帶來不必要的麻煩。

3.2 評(píng)述角度

從新穎性還是從創(chuàng)造性的角度來評(píng)述涉案專利的專利性更為合理，也更有說服力？

雖然爭議專利的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有技術(shù)無異，但爭議專利的權(quán)利要求1的特征部分與現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1相比較還是存在明顯的區(qū)別特征，即公式部分，雖然該公式的使用對(duì)涉案專利所要求保護(hù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本身并未帶來實(shí)質(zhì)性的影響，僅僅是方便了選擇參數(shù)，即使沒有該公式，本領(lǐng)域技術(shù)人員也會(huì)在合理范圍內(nèi)取值，但該公式畢竟未被現(xiàn)有技術(shù)所公開，并且在產(chǎn)品的制造過程中也確實(shí)能帶來方便取值的有益效果，那么到底應(yīng)該從新穎性還是從創(chuàng)造性的角度來評(píng)述本專利的專利性更合理呢？

審查指南第二部分第三章第3.1節(jié)關(guān)于審查原則中規(guī)定，審查新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下原則進(jìn)行判斷。

1）同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型

被審查的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)或者申請(qǐng)日前由他人向?qū)＠痔岢錾暾?qǐng)并在申請(qǐng)日后（含申請(qǐng)日）公布的（以下簡稱申請(qǐng)?jiān)谙裙荚诤蟮模┌l(fā)明或者實(shí)用新型的相關(guān)內(nèi)容相比，如果其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實(shí)質(zhì)上相同，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。需要注意的是，在進(jìn)行新穎性判斷時(shí)，審查員首先應(yīng)當(dāng)判斷被審查專利申請(qǐng)的技術(shù)方案與對(duì)比文件的技術(shù)方案是否實(shí)質(zhì)上相同，如果專利申請(qǐng)與對(duì)比文件公開的內(nèi)容相比，其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與對(duì)比文件公開的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。

審查指南第3.2.1節(jié)關(guān)于判斷是否屬于相同內(nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型的審查基準(zhǔn)中提到：如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件所公開的技術(shù)內(nèi)容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。另外，上述相同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)理解為包括可以從對(duì)比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。

涉案專利中由于上述公式的存在，要求保護(hù)的實(shí)用新型與證據(jù)1所公開的技術(shù)內(nèi)容不完全相同，也不僅僅是簡單的文字變換，那么是否能夠從證據(jù)1中直接地、毫無疑義地確定呢？

審查指南第3.2.4節(jié)關(guān)于數(shù)值和數(shù)值范圍中提到：如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型中存在以數(shù)值或者連續(xù)變化的數(shù)值范圍限定的技術(shù)特征，例如部件的尺寸、溫度、壓力以及組合物的組分含量，而其余技術(shù)特征與對(duì)比文件相同，則其新穎性的判斷應(yīng)當(dāng)依照以下規(guī)定：對(duì)比文件公開的數(shù)值或者范圍落在上述限定的技術(shù)特征的數(shù)字范圍內(nèi)，將破壞要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性。但證據(jù)1并未明確公開一個(gè)數(shù)值范圍。

審查指南第3.2.5節(jié)包含性能、參數(shù)、用途或制備方法等特征的產(chǎn)品權(quán)利要求中提到：對(duì)于包含性能、參數(shù)、用途、制備方法等特征的產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性的審查，應(yīng)當(dāng)按照以下原則進(jìn)行。

1）包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求

對(duì)于這類權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于對(duì)比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，因此申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同。

2）包含制備方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求

對(duì)于這類權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮該制備方法是否導(dǎo)致產(chǎn)品具有某種特定的結(jié)構(gòu)和/或組成。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以判定該方法必然使產(chǎn)品具有不同于對(duì)比文件產(chǎn)品的特定結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果申請(qǐng)的權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對(duì)比文件相比，盡管所述方法不同，但產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組合相同，則該權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明該方法導(dǎo)致產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上與對(duì)比文件產(chǎn)品不同，或者該方法給產(chǎn)品帶來了不同于對(duì)比文件產(chǎn)品的性能從而表明其結(jié)構(gòu)和/或組成已發(fā)生改變。

參照審查指南的上述規(guī)定，再次將涉案專利與證據(jù)1進(jìn)行比對(duì)。顯然，雖然權(quán)利要求1中的公式包含了不同的參數(shù)取值方法，或者說制備方法有所不同，但是從整體技術(shù)方案，即所述定子的結(jié)構(gòu)來看仍然看不出隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于證據(jù)1產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成。換句話說，盡管由于公式的存在導(dǎo)致了涉案專利的權(quán)利要求1與證據(jù)1相比所限定的產(chǎn)品在制造方法上存在區(qū)別，但該區(qū)別并未帶來產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成上的真正不同，該區(qū)別所包含的技術(shù)內(nèi)容實(shí)際就是方便參數(shù)的取值，但可推定，從證據(jù)1中可直接地、毫無疑義地推出該區(qū)別特征所限定的該合理的取值范圍。因此根據(jù)審查指南的上述規(guī)定，參照上述包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，或者包含制備方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性判斷方法，可確定本專利權(quán)利要求1不具備新穎性。

但筆者經(jīng)仔細(xì)考慮后還是認(rèn)為，如果從新穎性的角度來評(píng)述本專利的權(quán)利要求1不具備新穎性有些欠妥，畢竟所述公式?jīng)]有被證據(jù)1所公開。如果換一個(gè)角度，從創(chuàng)造性的角度來對(duì)本專利的專利性進(jìn)行評(píng)述將更有說服力。

3.3 關(guān)于專利法規(guī)定的創(chuàng)造性

專利法第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指同申請(qǐng)日以前已有的技術(shù)相比，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

審查指南第二部分第四章第4.3節(jié)有關(guān)“選擇發(fā)明”中規(guī)定：如果發(fā)明是在可能的、有限的范圍內(nèi)選擇具體的尺寸、溫度范圍或者其他參數(shù)，而這些選擇可以由本領(lǐng)域的技術(shù)人員通過常規(guī)手段得到并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

本案中，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)1所公開的技術(shù)內(nèi)容相比，其區(qū)別僅在于權(quán)利要求1還記載了：斜狀緣邊的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。

而通過證據(jù)1公開的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員可知，為達(dá)到起動(dòng)時(shí)不易產(chǎn)生死點(diǎn)、啟動(dòng)較快的技術(shù)效果，但又不至于在電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生甩的問題，電機(jī)定子的一個(gè)齒要形成一側(cè)面積比另一側(cè)面積稍大的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)，且這種差值要處于一個(gè)合理范圍內(nèi)，不能過大也不能過小。權(quán)利要求1記載的上述公式的實(shí)質(zhì)，便是在證據(jù)1揭示的上述合理范圍內(nèi)，通過最大外徑A與最小外徑B的簡單差值，具體選擇兩者具體的比例關(guān)系和取值范圍，以達(dá)到電機(jī)起動(dòng)不易產(chǎn)生死點(diǎn)又不至于導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不暢的技術(shù)效果?？梢?，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案，是在可能的、有限的范圍內(nèi)選擇具體的范圍，而這些選擇可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員通過常規(guī)手段得到并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此法官最終確定權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，并從選擇發(fā)明的角度來評(píng)述其不具備創(chuàng)造性應(yīng)當(dāng)是最為適當(dāng)?shù)摹?/p>

綜上所述，如果一項(xiàng)實(shí)用新型專利，其所限定的產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)相比，如果區(qū)別僅在于制備方法不同，但產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成實(shí)質(zhì)相同，則該產(chǎn)品屬于現(xiàn)有技術(shù)，其至少不具備創(chuàng)造性，不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。

或許有人會(huì)問，如果涉案專利是發(fā)明，其是否具備創(chuàng)造性？

根據(jù)上述分析可知，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，因此申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性。

如果申請(qǐng)的權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對(duì)比文件相比，盡管所述方法不同，但產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組合相同，則該權(quán)利要求不具備新穎性。審查指南中所針對(duì)的上述要求保護(hù)或限定的產(chǎn)品不僅僅針對(duì)實(shí)用新型，也針對(duì)發(fā)明。專利法第六十二條所提到的實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)，同樣也是不僅包括實(shí)用新型，也包括發(fā)明。從而可進(jìn)一步得出結(jié)論：如果上述討論的涉案專利是發(fā)明專利，其同樣也應(yīng)至少不具備創(chuàng)造性。從嚴(yán)格意義上講，其甚至不具備新穎性。

[1]饒振奇，張良昇，吳添進(jìn).電機(jī)定子的薄型化爪片結(jié)構(gòu)：中國，200820185283.1[P].2008-08-20.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]王振清.知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)典判例[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.