eBay案與美國(guó)專利救濟(jì)制度的變化

郭羽佼 閆文軍

摘要：eBay案是近年來(lái)美國(guó)專利制度改革中的重要案例，美國(guó)聯(lián)邦最高法院通過(guò)此案重樹(shù)了要件檢驗(yàn)原則，對(duì)美國(guó)的專利救濟(jì)制度做出了重大的調(diào)整。文章介紹了eBay案的案情，比較了eBay案前后美國(guó)法院在專利訴訟中適用永久禁令的不同標(biāo)準(zhǔn)，并在此基礎(chǔ)上分析了美國(guó)提高專利訴訟中永久禁令適用標(biāo)準(zhǔn)的背景、深層原因，并對(duì)此案做出評(píng)價(jià)。

關(guān)鍵詞：eBay案；專利救濟(jì)；永久禁令；四要件檢驗(yàn)原則；衡平法則

中圖分類號(hào)：D913 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1009-2374（2012）03-0019-03

一、eBay案的背景

根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布《2007年專利報(bào)告》，全球?qū)＠顒?dòng)在1960年之前發(fā)展緩慢，1960年之后專利制度的應(yīng)用開(kāi)始加速，到1980年以后進(jìn)入快速發(fā)展期；自1995年以來(lái)，全球?qū)＠暾?qǐng)量的年均增幅為4.7%，其中2005年全球?qū)＠暾?qǐng)總量接近166萬(wàn)件，比2004年增加7%?！皩＠麉擦帧爆F(xiàn)象出現(xiàn)在大眾面前?！皩＠麉擦帧爆F(xiàn)象和社會(huì)鼓勵(lì)專利的相關(guān)政策有關(guān)，但同時(shí)也有著歷史的必然性。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展和社會(huì)分工的不斷細(xì)化，技術(shù)的創(chuàng)新正朝著微觀的方向發(fā)展，大部分的發(fā)明創(chuàng)造是借鑒、利用前人的成就進(jìn)而作出的改進(jìn)或者創(chuàng)新。過(guò)去一個(gè)專利就覆蓋了整個(gè)產(chǎn)品的現(xiàn)象已經(jīng)被顛覆。一件產(chǎn)品中往往充斥著大量的分屬不同專利人的專利權(quán)利，要實(shí)現(xiàn)一個(gè)專利產(chǎn)品的商業(yè)化，就需要開(kāi)辟一條穿越叢林的道路。人們認(rèn)為穿越專利叢林的難度導(dǎo)致了專利的使用不足的問(wèn)題，表現(xiàn)為：第一，取得專利許可的交易成本加大。第二，大量的改進(jìn)專利成為問(wèn)題專利而得不到實(shí)施。第三，專利訴訟增多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)在1980～1990年間，專利訴訟數(shù)量由4000多件增長(zhǎng)到8000多件。與此同時(shí)，在專利林立的現(xiàn)狀下還出現(xiàn)了“專利漁翁”的現(xiàn)象——有一些公司投機(jī)性地收購(gòu)專利，特別是那些破產(chǎn)公司的專利，形成自己的“專利包”，通過(guò)起訴他人侵權(quán)以獲得高昂的專利費(fèi)或巨額和解賠償，被形象的稱之為“專利漁翁”。這些問(wèn)題由以激勵(lì)創(chuàng)新為目的的專利制度引起，最終成為了創(chuàng)新路上的障礙。面對(duì)新的環(huán)境人們開(kāi)始重新審視專利制度，開(kāi)始探討專利的保護(hù)強(qiáng)度和創(chuàng)新之間的關(guān)系，在具體的案件當(dāng)中，專利權(quán)利人和專利使用者之間的利益衡平成為了人們思考和關(guān)注的焦點(diǎn)。

二、eBay案案情

eBay其主要產(chǎn)品為：網(wǎng)上拍賣、電子商務(wù)、購(gòu)物商場(chǎng)。MercExchange公司是一家擁有數(shù)件專利的小公司，其中包括eBay案涉及的“在線拍賣”的商業(yè)方法專利。在eBay案發(fā)生之前，兩家公司曾就“在線拍賣”的技術(shù)許可進(jìn)行協(xié)商，但最終談判失敗。2001年，MercExchange公司向法院起訴，指控eBay公司使用的“立刻購(gòu)買”在線交易方法侵犯了它的上述商業(yè)方法專利。2003年地區(qū)法院作出判決，認(rèn)定eBay公司構(gòu)成了侵權(quán)，判決eBay作出3500萬(wàn)美元的損害賠償，但拒絕發(fā)布永久禁令。聯(lián)邦巡回上訴法院審理此案，一方面維持了地方法院對(duì)損害賠償?shù)呐袥Q，另一方面推翻了地方法院的判決，簽發(fā)了永久禁令。eBay公司不服聯(lián)邦巡回法院簽發(fā)永久禁令的判決，向聯(lián)邦最高法院提起訴狀，并指出巡回法院一旦認(rèn)定侵權(quán)即簽發(fā)禁令的做法是錯(cuò)誤的。最高法院2006年5月做出了最終判決，推翻了聯(lián)邦巡回上訴法院的二審判決，將案件發(fā)回地區(qū)法院重審，要求地區(qū)法院依據(jù)傳統(tǒng)衡平法原則中禁令的“四要件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”，而不是所謂的“一般規(guī)則”來(lái)決定申請(qǐng)人是否能夠獲得永久禁令救濟(jì)。

最高法院總結(jié)：拒絕或簽發(fā)永久禁令應(yīng)當(dāng)依照地方法院的公正判斷，四要件檢驗(yàn)原則應(yīng)當(dāng)在專利侵權(quán)訴訟中同等的適用。最高法院指出，地方法院和聯(lián)邦巡回法院都錯(cuò)誤的適用了衡平法原則。地方法院的錯(cuò)誤在于，在拒絕永久禁令時(shí)，沒(méi)有嚴(yán)格的使用衡平法原則上，簡(jiǎn)單的將原告曾經(jīng)與被告協(xié)商許可，和原告自身未使用該專利作為拒絕頒布禁令的理由是不合適的。而巡回上訴法院的錯(cuò)誤在于，將禁令的頒布絕對(duì)化，專利法第283條明確規(guī)定要“依照衡平法原則”發(fā)出禁令，法院就應(yīng)當(dāng)按照傳統(tǒng)的衡平法原則來(lái)權(quán)衡是否發(fā)出永久禁令。因此，最高法院撤消了巡回法院的判決，并將案件發(fā)回重審以便地方法院能根據(jù)事實(shí)判斷是否簽發(fā)永久禁令。最高法院的大法官肯尼迪等認(rèn)為，永久禁令是一種重要的針對(duì)專利侵權(quán)的傳統(tǒng)救濟(jì)方法。但現(xiàn)在的環(huán)境與當(dāng)初不同了，過(guò)去在大部分案件中簽發(fā)永久禁令的做法已經(jīng)不再合適了。商業(yè)方法專利的迅速擴(kuò)張、大量的專門許可專利的實(shí)體的出現(xiàn)、復(fù)合發(fā)明等專利環(huán)境中出現(xiàn)的新問(wèn)題，都應(yīng)當(dāng)成為目前地方法院在個(gè)案中判斷是否簽發(fā)永久禁令的考慮因素。

至此，eBay案的判決改變了聯(lián)邦巡回法院建立的，一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)即簽發(fā)禁令的做法。人們甚至大膽地預(yù)測(cè)最高法院在eBay發(fā)生的態(tài)度轉(zhuǎn)變與以往一樣，預(yù)示著美國(guó)對(duì)專利制度鐘擺似變化從親專利的最高點(diǎn)擺向了另外一邊。

三、eBay案后制度的變化

（一）eBay案件后，聯(lián)邦巡回上訴法院和各地方法院均重新確立了四要素檢驗(yàn)原則，在更多的案件中駁回了永久禁令的頒布請(qǐng)求。禁令與侵權(quán)認(rèn)定綁定的模式得到了改變

2006年8月美國(guó)得克薩斯州地方法院宣判微軟和Autodesk在一起專利訴訟案中敗訴，責(zé)令兩公司向原告Z4Technologies公司支付共計(jì)1.58億美元的賠償金，但未支持原告的禁令請(qǐng)求。在這個(gè)與eBay案類似的案件中，陪審團(tuán)認(rèn)定Z4 Technologies公司擁有的兩項(xiàng)方法專利有效且微軟操作系統(tǒng)侵害了這兩項(xiàng)專利。但有效的專利以及侵權(quán)事實(shí)的存在并不能必然推定原告受到了不可彌補(bǔ)的損害。首先，微軟沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品啟動(dòng)系統(tǒng)，也沒(méi)有單獨(dú)銷售、分銷或許可第三人使用，因此與Z4之間并不構(gòu)成直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。其次，微軟使用的侵權(quán)產(chǎn)品僅是微軟操作系統(tǒng)一小部分功能元件，因此購(gòu)買微軟的用戶不可能為使用Z4的專利產(chǎn)品而購(gòu)買微軟產(chǎn)品，進(jìn)而減損Z4的利益。同時(shí)，Z4并不能證明金錢賠償不足以彌補(bǔ)自身?yè)p失，雖然專利權(quán)是一種排他權(quán)，但不意味著金錢賠償是不適當(dāng)?shù)?，只有?dāng)侵權(quán)產(chǎn)品影響了專利權(quán)人的商譽(yù)或獨(dú)占了市場(chǎng)時(shí)才會(huì)發(fā)生損失無(wú)法計(jì)算的情形。衡量雙方困境，若發(fā)布禁令，微軟必須花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，使眾多電腦系統(tǒng)的制造和零售商蒙受巨大損失。基于微軟產(chǎn)品的普及性，禁令會(huì)導(dǎo)致公共利益的損害。而對(duì)于Z4，非核心的一小部分元件侵權(quán)，通過(guò)金錢賠償足以彌補(bǔ)損失。

通過(guò)此案可以看出，在新的案件發(fā)生后，法院在簽發(fā)禁令的問(wèn)題上都會(huì)進(jìn)行四要件檢驗(yàn)原則進(jìn)行分析，即在認(rèn)定侵權(quán)和獲得損害賠償?shù)幕A(chǔ)上，要獲得禁令的救濟(jì)必須滿足四個(gè)要件：（1）原告已經(jīng)遭受了不可彌補(bǔ)的損害，有合法的權(quán)利請(qǐng)求。（2）未來(lái)侵害是逼近的，而且損害賠償是“不充分”的。（3）被告遵守禁令所承受的困難并非不成比例地大于原告由禁令獲得的收益。（何為不成比例的大于在有關(guān)專利案例中存在著判斷上的不同觀點(diǎn)，聯(lián)邦上訴法院基于市場(chǎng)自由理論認(rèn)為，雖然永久禁令給被告帶來(lái)的困難大于被告所獲得的收益，但這種差距實(shí)際上是給予原告的談判成本，是無(wú)可厚非的。但在eBay案中，肯尼迪大法官提出，如果專利權(quán)人確實(shí)是在利用禁令向?qū)＠褂萌饲弥窀?，則不應(yīng)頒布永久禁令。）（4）符合“公共利益”。原告想要獲得禁令的救濟(jì)就必須承擔(dān)比“一般規(guī)則”下更多的證明責(zé)任。這無(wú)疑會(huì)給原告帶來(lái)負(fù)擔(dān)，迫使其更加慎重地對(duì)待專利訴訟，而不是將專利侵權(quán)訴訟作為對(duì)其百利無(wú)一害的進(jìn)攻利器。

（二）另一方面，人們擔(dān)心的導(dǎo)致戲劇性的爆炸性反應(yīng)并沒(méi)有出現(xiàn)

對(duì)eBay案后的研究顯示，eBay案后的兩年中法院在多于72%認(rèn)定了侵權(quán)和有效性的案件中簽發(fā)了禁令，地方法院在2008年2月至2009年10月公布的判決的研究表明，法院在提到了26個(gè)eBay案的判決中有17個(gè)案件簽發(fā)了永久禁令，而僅在9個(gè)案件中拒絕了永久禁令。eBay后的三年中，地方法院在76%的案件中簽發(fā)了永久禁令——與專利權(quán)人感到害怕的落差相去甚遠(yuǎn)。事實(shí)上，大多數(shù)最新的資料顯示，eBay案后，這樣的高簽發(fā)率已經(jīng)持續(xù)了五年，地方法院在75%的專利案件中簽發(fā)了永久禁令。

這些數(shù)據(jù)說(shuō)明，eBay案后的判例打破了之前的預(yù)言。專利權(quán)人與侵權(quán)人有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，基本上都得到了禁令救濟(jì)。法院更傾向于簽發(fā)禁令給實(shí)際實(shí)施專利的專利所有人。未實(shí)施專利的專利所有人通常得不到禁令。同時(shí)，那些實(shí)施專利或者將專利許可給有關(guān)系的公司的公司更傾向于被認(rèn)為與侵權(quán)者有直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。此外，一些法院明確地拒絕了將許可意圖作為考慮的因素，認(rèn)為不能因?yàn)樵嬗性S可專利的意愿而拒絕永久禁令。

通過(guò)以上分析，可以得到下列結(jié)論：（1）在多數(shù)案例中，地方法院仍然會(huì)簽發(fā)永久禁令；（2）通常當(dāng)專利權(quán)人與侵權(quán)者恰好是市場(chǎng)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況下法院會(huì)簽發(fā)永久禁令；（3）通常如果專利權(quán)人并沒(méi)有實(shí)際實(shí)施專利的商業(yè)行為，法院會(huì)拒絕簽發(fā)永久禁令；（4）其它因素，例如故意侵權(quán)、侵權(quán)專利只是一項(xiàng)復(fù)雜發(fā)明的組成部分、專利權(quán)人有進(jìn)行專利許可的意愿以及未來(lái)侵權(quán)的可能性并不能明顯地預(yù)示專利侵權(quán)是否會(huì)導(dǎo)致頒發(fā)永久禁令。

四、eBay的歷史意義

最高院對(duì)eBay案的判決對(duì)美國(guó)專利侵權(quán)救濟(jì)具有重要的意義。此案的判決否定了聯(lián)邦巡回上訴法院長(zhǎng)期堅(jiān)持的頒布永久禁令“一般規(guī)則”化的做法，恢復(fù)了傳統(tǒng)的衡平法原則在專利侵權(quán)案件永久禁令頒布中的適用，成為了美國(guó)專利制度發(fā)展史上的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

首先，這樣的變化也是技術(shù)發(fā)展所要求的人們對(duì)權(quán)利人與技術(shù)使用者以及消費(fèi)者之間的利益衡平的結(jié)果。在過(guò)去，一個(gè)專利或少數(shù)幾個(gè)專利就覆蓋一個(gè)產(chǎn)品的狀態(tài)下，法院傾向于保護(hù)專利權(quán)利人的利益，一旦認(rèn)定侵權(quán)就頒布永久禁令，有利于專利權(quán)人權(quán)利的確認(rèn)，迫使人們重視專利的價(jià)值。但如今，在某些一個(gè)產(chǎn)品上就聚集了相當(dāng)多的專利的領(lǐng)域，專利的使用者常常無(wú)法像過(guò)去一樣繞開(kāi)許多他人享有專利權(quán)利的技術(shù)，其技術(shù)商業(yè)化的難度已經(jīng)是過(guò)去的倍數(shù)，在這種情況下，法院一旦頒布禁令，其產(chǎn)品商業(yè)化的成本將會(huì)成倍的增長(zhǎng)，從而達(dá)到不合理的程度。在專利密集的領(lǐng)域，專利的高強(qiáng)度保護(hù)，實(shí)際上加劇了專利技術(shù)商業(yè)化的困難，一定程度上加劇了專利利用不足、資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。eBay案后法院利用自由裁量權(quán)拒絕簽發(fā)禁令，就相當(dāng)于將過(guò)去權(quán)利人通過(guò)訴訟所獲得的談判成本減去了，使美國(guó)專利侵權(quán)救濟(jì)重回理性的限制狀態(tài)。

其次，重新確立四要件檢驗(yàn)原則，限制永久禁令的頒布打擊了“專利漁翁”，確保良性的專利競(jìng)爭(zhēng)。在eBay案之前，“專利漁翁”現(xiàn)象愈演愈烈，對(duì)于“專利漁翁公司”來(lái)說(shuō)，永久禁令是一種提高其在授權(quán)許可談判時(shí)議價(jià)的工具。在面對(duì)侵權(quán)訴訟時(shí)，“專利漁翁”作為原告其訴訟成本與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更小，其最壞的情況是損失律師費(fèi)和失去專利權(quán)，而最好的情況則可獲得大量的損害賠償，而相比之下，永久禁令會(huì)迫使被告公司的產(chǎn)品退出市場(chǎng)。為了避免這樣的結(jié)果，被告公司通常不得不接受高額的專利許可費(fèi)用。學(xué)者們認(rèn)為正是專利侵權(quán)訴訟中的禁令制度本身的一些缺陷導(dǎo)致了制度規(guī)則的誤用或?yàn)E用，成為了危害專利制度促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新宗旨的合法工具。而通過(guò)eBay案重塑四要件檢驗(yàn)原則，修正了已有制度的弊端，通過(guò)增加頒布禁令制度的靈活性，減少了專利漁翁通過(guò)專利訴訟來(lái)敲竹杠的機(jī)會(huì)。

第三，美國(guó)法院對(duì)地方法院頒布禁令的自由裁量權(quán)的調(diào)整是有限度和謹(jǐn)慎的。調(diào)整后的地方法院的自由裁量權(quán)僅僅是恢復(fù)到了與其他侵權(quán)案件中同等的簽發(fā)禁令的裁量權(quán)。這樣的調(diào)整范圍既能起到修正過(guò)度強(qiáng)化保護(hù)、抑制專利“專利漁翁”現(xiàn)象的作用，又能保證制度不會(huì)重新偏向新的一面，即過(guò)度保護(hù)專利使用者的利益。對(duì)于專利制度的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和刺激創(chuàng)新都有著重要的意義。

五、結(jié)語(yǔ)

永久禁令是專利侵權(quán)的一種程序救濟(jì)方式，對(duì)拒絕永久禁令的研究有利于加深我們對(duì)美國(guó)專利制度的發(fā)展方向的認(rèn)識(shí)。我國(guó)有著和美國(guó)不同的國(guó)情，在專利制度上我們有了相對(duì)完整的制度，但在制度的使用效率上有著很大的差距。美國(guó)拒絕禁令的情形的分類分析，以及這種對(duì)侵權(quán)救濟(jì)進(jìn)行限制的制度變化對(duì)我國(guó)都有著重要的借鑒意義。法院對(duì)eBay案的判決正是美國(guó)對(duì)美國(guó)專利救濟(jì)制度的一次重要的調(diào)整行為，研究eBay案是研究近年來(lái)美國(guó)專利制度改革的最好的出發(fā)點(diǎn)。要完全研究專利侵權(quán)的救濟(jì)，還應(yīng)該結(jié)合損害賠償?shù)确矫孢M(jìn)行分析，并對(duì)研究拒絕禁令造成的結(jié)果進(jìn)行研究，最終總結(jié)出這種制度的作用和效果。

參考文獻(xiàn)

[1]鄭成思.知識(shí)產(chǎn)權(quán)論[M].北京：法律出版社，2010.

[2]喬希.勒納，等著，羅建平，蘭花譯．創(chuàng)新極其不滿——專利體系對(duì)創(chuàng)新與進(jìn)步的危害及對(duì)策[M]．北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2007．

[3]和育東．美國(guó)專利侵權(quán)救濟(jì)[M]．北京：法律出版社，2009.

[4]張乃根，等．美國(guó)專利法：判例與分析[M]．上海：上海交通大學(xué)出版社，2010．

[5]羅伯特．P.墨杰斯，等著，齊筠，張清，彭霞譯．新技術(shù)時(shí)代的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法[M]．北京：中國(guó)政法大學(xué)出版社，2003．

[6]Damon C. Andrews．” WHY PATENTEES LITIGATE” Columbia Science and Technology Law Review，2011．

[7]Benjamin Petersen．”Injunctive Relief in the Post-eBay World” 23 Berkeley Tech. L.J. 193, 196 (2008)．

[8]Lily Lim & Sarah E. Craven, Injunctions Enjoined; Remedies Restructured, 25 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 787, 798 (2009).

[9]Robert Bosch L.L.C v. Pvlon Mfg. Corp. (Fed. Cir. 2011).

[10]eBay, Inc. v. MereExehange, L.L.C., 126 S.Ct.1837, 1841(2006).

作者簡(jiǎn)介：郭羽佼（1987-），女，四川人，中國(guó)科學(xué)院研究生院人文學(xué)院碩士研究生，研究方向：民商法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法；閆文軍（1967-），男，中國(guó)科學(xué)院研究生院副教授，博士。

（責(zé)任編輯：周加轉(zhuǎn)）