馳名商標(biāo)淡化及其除外情形研究

湯艷春

（蘭州工業(yè)高等?？茖W(xué)校，甘肅 蘭州 730500）

馳名商標(biāo)淡化及其除外情形研究

湯艷春

（蘭州工業(yè)高等?？茖W(xué)校，甘肅 蘭州 730500）

我國(guó)雖然已經(jīng)引入了淡化理論，卻沒(méi)有對(duì)商標(biāo)淡化的適用對(duì)象作出明確的限制，也沒(méi)有規(guī)定商標(biāo)淡化的例外情形，本文認(rèn)為，淡化侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是：被淡化的對(duì)象是馳名商標(biāo)；淡化產(chǎn)生損害后果；侵權(quán)人的主觀過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任以及侵權(quán)人商業(yè)性的使用商標(biāo)。淡化的除外情形包括：合理使用、滑稽模仿和在先使用。

馳名商標(biāo)淡化；認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；除外情形

馳名商標(biāo)淡化，是指減損、削弱馳名商標(biāo)識(shí)別性和顯著性的行為，而不管馳名商標(biāo)所有人和使用人之間是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，或者存在混淆或誤解的可能性[1]。商標(biāo)淡化理論最早出現(xiàn)在1924年的德國(guó)案例，并在1924年以后在審判實(shí)踐中不斷被引用。后來(lái)，美國(guó)學(xué)者對(duì)這一問(wèn)題的深入研究使商標(biāo)淡化理論逐漸成熟并很快波及到其他國(guó)家，各國(guó)紛紛研究和立法，一些國(guó)際條約也吸收了這一理論。中國(guó)于2001年修訂的《商標(biāo)法》第13條和2003年頒布的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》都有對(duì)商標(biāo)反淡化保護(hù)的體現(xiàn)，第三次修訂的商標(biāo)法修訂送審稿也在第19條對(duì)馳名商標(biāo)淡化進(jìn)行了規(guī)定。最高人民法院2009年出臺(tái)的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第9條引入了商標(biāo)反淡化制度，順應(yīng)了國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)。上述法律、規(guī)章的規(guī)定，對(duì)我國(guó)馳名商標(biāo)的保護(hù)起到了應(yīng)有的作用，但是，我國(guó)雖然已經(jīng)引入了淡化理論，卻沒(méi)有對(duì)商標(biāo)淡化的適用對(duì)象作出明確的限制，也沒(méi)有規(guī)定商標(biāo)淡化或商標(biāo)侵權(quán)的例外情形，這很可能造成我國(guó)馳名商標(biāo)使用的混亂局面。因此，確定商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確馳名商標(biāo)淡化的除外情形，對(duì)立法和司法實(shí)踐無(wú)疑都具有指導(dǎo)意義。

一、馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1.被淡化的對(duì)象是馳名商標(biāo)。普通商標(biāo)由于沒(méi)有多少知名度，他人將與注冊(cè)商標(biāo)人相同或相似的商標(biāo)用于既不相同也不相似的商品或服務(wù)上，一般來(lái)講是不會(huì)在商品來(lái)源上造成混淆的，不會(huì)損害到商標(biāo)注冊(cè)人的利益，對(duì)淡化侵權(quán)人來(lái)說(shuō)，不能依靠被淡化的商標(biāo)的知名度就意味著不能通過(guò)“搭便車”的方式獲得利潤(rùn)和財(cái)富，也不值得實(shí)施淡化行為。所以普通商標(biāo)無(wú)所謂淡化問(wèn)題。對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)，根據(jù)《巴黎公約》等國(guó)際條約的規(guī)定以及各國(guó)的立法和司法實(shí)踐，商標(biāo)所有人依然享有對(duì)未注冊(cè)的馳名商標(biāo)的合法權(quán)利，包括不被淡化。

2.淡化產(chǎn)生損害后果。馳名商標(biāo)淡化并不要求行為人的行為必須對(duì)馳名商標(biāo)已經(jīng)造成實(shí)際淡化為要件，淡化間接地、逐漸削弱馳名商標(biāo)的識(shí)別性，對(duì)馳名商標(biāo)內(nèi)在價(jià)值慢慢侵蝕，使馳名商標(biāo)對(duì)消費(fèi)者的吸引力慢慢被削弱，并逐漸損害馳名商標(biāo)的價(jià)值，所以只要是因非商標(biāo)權(quán)利人的淡化行為使馳名商標(biāo)所有權(quán)人的商標(biāo)專有權(quán)和馳名商標(biāo)所承載的商譽(yù)受到侵害，即可認(rèn)定淡化產(chǎn)生損害后果。

3.侵權(quán)人的主觀過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任。認(rèn)定淡化行為采用過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則。行為人實(shí)施了淡化行為，不能證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，就可推定其主觀上有過(guò)錯(cuò)，而不論其實(shí)施淡化行為時(shí)主觀上是否具有利用他人馳名商標(biāo)的企圖。即使商標(biāo)使用人對(duì)與馳名商標(biāo)近似的商標(biāo)的使用是出于善意的，即他不知道也不可能知道該馳名商標(biāo)的存在而使用，但是在客觀上卻帶來(lái)了該馳名商標(biāo)被淡化的可能性。如果僅僅因?yàn)樾袨槿耸巧埔饩筒粯?gòu)成侵權(quán)，則馳名商標(biāo)權(quán)人花費(fèi)了大量資金和精力創(chuàng)造的一筆巨大的無(wú)形財(cái)產(chǎn)的價(jià)值就可能被貶損，這有違公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，也不符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值理論[2]。因此，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)容許馳名商標(biāo)所有人依據(jù)馳名商標(biāo)淡化侵權(quán)的原理進(jìn)行救濟(jì)。

4.侵權(quán)人客觀上商業(yè)性地使用了某一馳名商標(biāo)或標(biāo)識(shí)。一般來(lái)說(shuō)，淡化行為應(yīng)是以商業(yè)目的為前提的，在政治、公益活動(dòng)中使用馳名商標(biāo)為淡化的例外，比如在宣傳吸煙有害健康的公益廣告中涉及到某被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的香煙，則不屬于對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。

二、馳名商標(biāo)淡化的除外情形

馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)保護(hù)制度有其存在的合理性，但是，商標(biāo)權(quán)遠(yuǎn)非神圣不可侵犯，任何專有權(quán)都容易產(chǎn)生獨(dú)占侵向，商標(biāo)權(quán)作為一種專有性的權(quán)利當(dāng)然也不例外。尤其是反淡化保護(hù)制度擴(kuò)大了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，是一種相對(duì)的使“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的制度，以致這種商標(biāo)獨(dú)占侵向在商標(biāo)反淡化保護(hù)制度下愈加明顯，近乎賦予了商標(biāo)權(quán)人一種類似于專利權(quán)和版權(quán)的絕對(duì)的壟斷權(quán)。因此，承認(rèn)馳名商標(biāo)淡化侵權(quán)，并不是將“淡化”的概念無(wú)限擴(kuò)張。為維持馳名商標(biāo)權(quán)人、使用人及社會(huì)公眾利益之間的平衡，在某些情況下，要對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)進(jìn)行合理的限制，否則勢(shì)必導(dǎo)致對(duì)他人商標(biāo)權(quán)的絕對(duì)限制，從而抑制公平競(jìng)爭(zhēng)，走向壟斷。

結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，筆者以為，淡化的除外情況主要有以下幾種：

1.合理使用。合理使用是商標(biāo)權(quán)限制的核心內(nèi)容，是指在某些情況下，“他人善意使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或類似的標(biāo)記，不會(huì)引起混淆或誤認(rèn)，就不構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵犯，商標(biāo)權(quán)人不能以商標(biāo)專用權(quán)排出他人的這種使用?！彪m然馳名商標(biāo)和普通商標(biāo)所擁有的權(quán)利不能完全重合，但是前者由于是在后者的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，所以也具備商標(biāo)的大多數(shù)基本屬性，其中也包括合理使用，因?yàn)檫@并不涉及到馳名商標(biāo)的特殊性質(zhì)[3]。馳名商標(biāo)的合理使用主要包括以下三種情況：

（1）敘述性使用。對(duì)馳名商標(biāo)的敘述性使用是指使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)作為對(duì)商品的特征或性質(zhì)的標(biāo)注，特別是對(duì)其種類、品質(zhì)、用途、價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)時(shí)間或提供方式的標(biāo)注[4]。也就是說(shuō)在馳名商標(biāo)必須被用于識(shí)別個(gè)人或一種商品的情況下，反商標(biāo)淡化法對(duì)其不發(fā)生效力。比如某企業(yè)在對(duì)自己銷售的服務(wù)作廣告時(shí)說(shuō)“將給用戶以‘海爾’式的服務(wù)”，在這里，該企業(yè)使用“海爾”商標(biāo)是為了說(shuō)明自己的產(chǎn)品以及服務(wù)的一種特點(diǎn)，不能認(rèn)定為對(duì)海爾商標(biāo)的淡化。但是無(wú)論在何種情況下使用馳名商標(biāo)，行為人的行為必須是善意的。

（2）指示性使用。允許指示性使用主要是從顧及一般公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息的角度對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)作出的限制，美國(guó)霍爾姆斯法官也曾指出：“商標(biāo)權(quán)只是在于阻止他人將他的商品當(dāng)成權(quán)利人的商品出售，如果商標(biāo)使用時(shí)只是為了告之真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標(biāo)不是禁忌?！盵5]因此，為了標(biāo)示商品或服務(wù)的用途，尤其是作為零配件所必需時(shí)，可以使用該馳名商標(biāo)。例如英特爾公司允許電腦生產(chǎn)商在機(jī)身上標(biāo)注“intel inside”，服裝廠商在其成衣上注明該服裝是用含有“萊卡”的面料制成就是出于對(duì)杜邦公司“萊卡”（lycra）商標(biāo)的合理使用。當(dāng)然，指示性使用必須符合工商業(yè)誠(chéng)實(shí)慣例，不得利用合理使用的名義，故意突出與他人商標(biāo)相同或者近似的服務(wù)。

（3）非商業(yè)性使用。非商業(yè)性使用馳名商標(biāo)最常見(jiàn)的就是在各類新聞報(bào)道、新聞評(píng)論中對(duì)馳名商標(biāo)的引用。新聞報(bào)道和新聞評(píng)論是人們行使言論自由的重要工具，對(duì)馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)不能成為妨礙新聞自由的工具。因此只要新聞報(bào)道和評(píng)論對(duì)馳名商標(biāo)的描述和引用是客觀公正的，沒(méi)有做虛假陳述，詆毀、誹謗馳名商標(biāo)，人們就有權(quán)通過(guò)新聞的方式對(duì)馳名商標(biāo)加以引用、評(píng)論。

2.滑稽模仿?；７率且环N社會(huì)評(píng)論或批判的形式。美國(guó)法院將滑稽模仿定義為“作者利用他人作品中一些因素創(chuàng)作出來(lái)的新作品，該作品至少部分對(duì)他人的作品進(jìn)行了評(píng)論”，認(rèn)為認(rèn)定滑稽模仿的關(guān)鍵之處在于它是否進(jìn)行了轉(zhuǎn)化，如果“增加了一些新東西，具有更深的目的或不同的特征，用新表達(dá)、含義或信息改變了前作品”，就構(gòu)成滑稽模仿。

馳名商標(biāo)作為社會(huì)文化中的一部分，經(jīng)常成為被幽默或諷刺的對(duì)象。在對(duì)馳名商標(biāo)的滑稽模仿中，因?yàn)樗仨毮７埋Y名商標(biāo)，有可能造成兩者的混淆，而且滑稽模仿極有可能對(duì)馳名商標(biāo)的社會(huì)形象或聲譽(yù)造成不良影響，從而構(gòu)成商標(biāo)淡化。盡管如此，很多國(guó)家的法律認(rèn)為滑稽模仿仍然是商標(biāo)侵權(quán)行之有效的抗辯理由。因?yàn)樯虡?biāo)并不是一般意義上的財(cái)產(chǎn)，它不能限制為思想交流或觀點(diǎn)表達(dá)而擅自使用商標(biāo)的行為。即便是令人不快的滑稽模仿也能傳遞某種信息，這種信息可能僅僅是我們不需要對(duì)企業(yè)或產(chǎn)品的形象過(guò)于當(dāng)真，它告訴我們可以自由地嘲弄與某個(gè)符號(hào)相連的圖像。否定滑稽模仿者對(duì)我們?nèi)粘Ｉ罹o密相關(guān)地符號(hào)和姓名進(jìn)行取樂(lè)的機(jī)會(huì)，將嚴(yán)重地剝奪受保護(hù)的言論自由形式。但是需要注意的是，這種滑稽模仿一定不是用于產(chǎn)品的廣告、標(biāo)志或產(chǎn)品來(lái)源的識(shí)別，否則，將構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的淡化[6]。

3.在先使用。在先使用主要是未注冊(cè)馳名商標(biāo)的抗辯事由。

構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的在先使用需具備的條件有：

（1）在馳名商標(biāo)具備馳名性之前，就已經(jīng)有使用的事實(shí)。這是對(duì)使用人的使用時(shí)間的要求，如果不具備這一條件，就沒(méi)有“在先使用”，也無(wú)法產(chǎn)生在先使用權(quán)，并以此作為馳名商標(biāo)淡化的抗辯事由。需要注意的是，使用不僅限于現(xiàn)有使用人的使用，如果曾經(jīng)發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)承繼關(guān)系的，現(xiàn)有使用人作為承繼人的使用當(dāng)然能作為本條件中的使用。被承繼人先前的使用應(yīng)當(dāng)視為現(xiàn)有使用人的使用。換言之，在先使用商標(biāo)的使用時(shí)間以該商標(biāo)首次商業(yè)使用的時(shí)間為準(zhǔn)。

（2）在先使用的商標(biāo)與馳名商標(biāo)相同或者近似，且在不相同和不類似的商品或服務(wù)上使用。并且，在先使用人必須在其商品上或服務(wù)上連續(xù)使用該商標(biāo)。如果具備上述條件，在先使用人有權(quán)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的侵害，但是該使用權(quán)的范圍、使用方式等必須受到限制，唯此才能平衡在先使用人和馳名商標(biāo)所有人之間的利益，穩(wěn)定公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和保護(hù)消費(fèi)者利益。

首先，在先使用權(quán)的范圍包括兩個(gè)方面：第一，就近似商標(biāo)而言，在先使用人不得改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更近似于馳名商標(biāo)。如果在先使用人改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更加有別于馳名商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)允許并鼓勵(lì)此種改變。第二，就使用商品或者服務(wù)而言，在先使用人只能在原使用商品或者服務(wù)上繼續(xù)使用，不得擴(kuò)大使用商品或者服務(wù)的范圍。

當(dāng)然，為了保護(hù)消費(fèi)者利益，防止消費(fèi)者發(fā)生商品或者服務(wù)來(lái)源的混淆，馳名商標(biāo)權(quán)利人有權(quán)要求在先使用人在使用其商標(biāo)時(shí)，加上適當(dāng)?shù)臉?biāo)示以有別于馳名商標(biāo)。如果不能加上適當(dāng)標(biāo)示，在先使用人不得繼續(xù)使用其商標(biāo)。其中，所謂“適當(dāng)”要求所加標(biāo)示使在先使用商標(biāo)足以與馳名商標(biāo)相區(qū)分；“適當(dāng)?shù)臉?biāo)示”包括在先使用人的字號(hào)、所處地域的名稱等。但是加上適當(dāng)標(biāo)示所形成的區(qū)別不要求使在先使用的商標(biāo)與馳名商標(biāo)達(dá)到互不近似的程度。

[1] 井濤，陸周莉. 論馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)[J]. 法學(xué)，1998，5.

[2] 馮曉青. 企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略[M]. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2000.

[3] 王瀚. 論馳名商標(biāo)保護(hù)中的權(quán)利濫用[J]. 法制與經(jīng)濟(jì)，2006，4.

[4] 卞耀武. 當(dāng)代外國(guó)商標(biāo)法[M]. 人民法院出版社，2003.

[5] 黃暉. 商標(biāo)法[M]. 法律出版社，2004.

[6] 鄧宏光. 論商標(biāo)權(quán)與言論自由的沖突[J]. 內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)，2006，1.

Research On Well-known Trademark Dilution and it’s Exemption Doctrine

TANG Yan-chun

The present legislation of anti- trademark dilution has deficiency on the standards and exemption doctrine of dilution. The article expand on the standards of dilution. Three requirements are necessary,namely,the behaviors of dilution ,correspodding results,and commercial use. Exemption Doctrine include three states :fair use , parody and prior use .

Dilution; Standards of dilution; Exemption Doctrine

D923.43

A

1008-7427（2011）05-0096-02

2011-03-11

作者系蘭州工業(yè)高等?？茖W(xué)校社會(huì)科學(xué)系講師。