專利侵權(quán)判定中等同原則的適用及體系完善

任 燕

(河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)系，鄭州 450002)

專利侵權(quán)判定中等同原則的適用及體系完善

任 燕

(河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)系，鄭州 450002)

等同原則是判斷是否存在專利侵權(quán)的一項(xiàng)重要準(zhǔn)則，在社會(huì)實(shí)踐中專利侵權(quán)越來越多地表現(xiàn)為等同侵權(quán)。等同原則最終目的是實(shí)現(xiàn)公平。我國的立法中一直沒有對(duì)等同原則作出明確規(guī)定。國外專利法中等同原則的適用對(duì)我國啟示頗多，應(yīng)借鑒、移植外國研究成果。我國等同原則適用中的判斷主體、判定侵權(quán)的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)以及“等同特征”的判斷標(biāo)準(zhǔn)等是在專利侵權(quán)判定中適用等同原則應(yīng)注意的重要問題。等同原則適用體系應(yīng)在立法上及適用限制等方面進(jìn)行完善。

專利;侵權(quán);等同原則

社會(huì)實(shí)踐中專利侵權(quán)越來越多地表現(xiàn)為等同侵權(quán)，而我國《專利法》及其實(shí)施細(xì)則中對(duì)等同原則并沒有作出明確規(guī)定，2001年6月最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)第17條第一次以司法解釋的形式將等同原則確定為專利侵權(quán)判定的一項(xiàng)司法原則。本文擬從等同原則的涵義及價(jià)值意義出發(fā)，闡述等同原則的發(fā)展變革，對(duì)等同原則的適用及其限制等問題進(jìn)行分析，并對(duì)完善我國等同原則適用體系應(yīng)采取的對(duì)策措施進(jìn)行探討。

一、等同原則的含義及價(jià)值意義

等同原則不同于相同原則。相同原則在判斷專利侵權(quán)時(shí)被控的侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專利產(chǎn)品的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征是完全一樣的，這樣如果侵權(quán)行為人只是作一些細(xì)微的技術(shù)改變，但仍是專利權(quán)人的技術(shù)范疇，是無法判斷行為人侵權(quán)的，這樣就不能全面保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。等同原則是指被控侵權(quán)者實(shí)施的技術(shù)方案與專利權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案在某個(gè)或者某些技術(shù)特征上有所不同，但是如果對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征是以基本相同的方式，實(shí)現(xiàn)了基本上相同的功能，產(chǎn)生基本上相同的效果，則仍然落入專利權(quán)的保護(hù)范圍之內(nèi)，構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為［1］。即將被控侵權(quán)的產(chǎn)品或者方法的設(shè)計(jì)構(gòu)成與授予合法專利權(quán)的專利權(quán)利要求書中記載的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行比較，如果所屬同一技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在研究了專利權(quán)人的權(quán)利要求書和說明書(及附圖)后，不需要經(jīng)過創(chuàng)造性的智力活動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，例如采用等同替換、部件移位、合并或者分解等手段實(shí)現(xiàn)專利的發(fā)明目的和積極效果的，并且與專利技術(shù)相比，在其目的、效果、功能上完全相同或者大致一樣，在此種情況下，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品或者方法融入了專利權(quán)的保護(hù)范圍，侵犯了專利權(quán)人的專利權(quán)。司法實(shí)踐中，發(fā)明和實(shí)用新型專利作為一項(xiàng)新的技術(shù)方案，很容易被侵權(quán)，在對(duì)其進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，專利權(quán)人往往為了更充分地維護(hù)自身的合法權(quán)益，大部分都會(huì)采用相同侵權(quán)判定原則和等同侵權(quán)判定原則兩種判定原則來對(duì)付侵權(quán)行為人的侵權(quán)。因此，一定程度上等同侵權(quán)原則是對(duì)相同侵權(quán)原則的進(jìn)一步補(bǔ)充，這樣可以更加充分有效地保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。

適用等同原則的價(jià)值意義就在于它能夠阻止侵權(quán)人利用對(duì)專利產(chǎn)品或者方法的非實(shí)質(zhì)性的改變而欺騙性地取得專利權(quán)的侵權(quán)行為。等同原則的價(jià)值意義細(xì)化后概括起來主要有以下幾個(gè)方面:第一，可以有效保障專利權(quán)人的專利權(quán)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。如果行為人不進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新而只是將專利權(quán)利要求中的特征進(jìn)行等同性的改動(dòng)，這種沒有創(chuàng)新性的等同改動(dòng)行為就一定構(gòu)成侵權(quán)。第二，有利于社會(huì)技術(shù)交流、技術(shù)應(yīng)用以及社會(huì)發(fā)展。如果對(duì)等同修改不作侵犯專利權(quán)的認(rèn)定，以做等同改動(dòng)來逃避承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的行為就會(huì)大量出現(xiàn)，不利于技術(shù)創(chuàng)新。第三，在專利權(quán)人的權(quán)利和社會(huì)公眾的權(quán)利之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。民法基本原則的公平原則在一定程度上催生出了“等同原則”。一方面法律充分保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)利，對(duì)于沒有投入創(chuàng)造性的智力活動(dòng)的等同改動(dòng)，認(rèn)定其為侵權(quán);另一方面，鼓勵(lì)社會(huì)公眾進(jìn)行創(chuàng)新，對(duì)那些有創(chuàng)造性勞動(dòng)的實(shí)質(zhì)性的技術(shù)改進(jìn)就不能認(rèn)定為侵權(quán)。

二、等同原則的沿革發(fā)展

1.國外專利法中等同原則的發(fā)展變化

(1)美國。等同原則起源于美國，是由美國法院在專利司法實(shí)踐中逐漸發(fā)展和成熟起來的一項(xiàng)原則。第一個(gè)由美國最高法院做出的有影響的判例是1854年的威南斯訴登米德案。此案中，美國最高法院最終以微弱的優(yōu)勢認(rèn)定了被控侵權(quán)人侵權(quán)［2］。之后，等同原則在美國一度遭到批評(píng)，甚至消失。直到1950年，美國最高法院在格雷弗油罐制造公司訴林德航空用品公司案中才又重新對(duì)等同原則表示了支持，并對(duì)等同原則作了詳細(xì)的闡述，提出了“方式——功能——效果”三重檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)［3］。20世紀(jì)80年代后，隨著支持發(fā)明政策的實(shí)行，等同原則受到各方面的關(guān)注，學(xué)說及判例也隨之涌現(xiàn)。為了使全國法院有一個(gè)統(tǒng)一的審理標(biāo)準(zhǔn)，美國于1982年成立了專門審理專利上訴案件的專門法院——聯(lián)邦巡回上訴法院。在1997年3月3日判決的希爾頓·戴維斯化學(xué)公司訴沃納·金肯遜有限公司專利侵權(quán)一案中，美國最高法院將等同原則適用于權(quán)利要求中的每一個(gè)技術(shù)特征，避免了擴(kuò)大權(quán)利要求的范圍。

(2)日本。對(duì)適用等同原則日本在專利制度剛起步的階段，在理論意義上和司法實(shí)踐中，都持有消極態(tài)度。隨著日本科技水平的飛速發(fā)展、創(chuàng)新技術(shù)的日新月異，日本專利侵權(quán)判定的司法實(shí)踐也在不斷地發(fā)展，學(xué)術(shù)界逐漸肯定了等同原則的適用。1998年，日本最高法院在審判判決中正面明確確立了等同原則，并詳盡地論述了等同原則的適用條件，這標(biāo)志著等同原則在日本已得到了完全的確立。

(3)英國和德國。英國是世界上最早制定專利法的國家，專利制度比較完善。英國采用的是“發(fā)明精髓”理論，該理論保護(hù)范圍很寬。早期的英國專利制度中只有說明書，權(quán)利要求書是隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展才出現(xiàn)的，而且權(quán)利要求書包含在說明書之中，這種理論模式是不適用等同原則的。同樣，德國也經(jīng)歷了從早期的發(fā)明主題理論到后來的三段論判斷規(guī)則，德國的這些理論也不適用等同原則，這樣許多惡意的等同替換、部件移位、合并或分解是不構(gòu)成對(duì)專利技術(shù)的侵權(quán)的，這樣就不利于對(duì)專利權(quán)的有效保護(hù)。1973年，歐洲公約締結(jié)以后，為了與歐洲專利公約相一致，英國與德國分別于1977年、1978年先后修改了原來的專利法。通過立法確立了對(duì)專利侵權(quán)等同原則適用的合法性。

(4)啟示。通過對(duì)國外專利法中等同原則發(fā)展變化的探究，得出以下啟示:第一，在專利侵權(quán)判定中，適用等同原則是一個(gè)逐漸被普遍接受的過程?，F(xiàn)在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家基本上都適用了等同原則，標(biāo)志著該原則在國際上有著廣泛影響和公認(rèn)的地位。第二，適用等同原則與科學(xué)技術(shù)的日新月異發(fā)展是相聯(lián)系的。第三，等同原則的適用克服了相同原則的局限性，充分保護(hù)了專利權(quán)人的合法權(quán)益。第四，進(jìn)一步促進(jìn)了科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，真正有利于技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。第五，平衡了專利權(quán)人的權(quán)利和社會(huì)公眾的權(quán)利，使這兩種權(quán)利更能有效利用。我國應(yīng)很好地借鑒、移植外國對(duì)適用等同原則成功的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的成果，吸取國外適用等同原則時(shí)先進(jìn)的理念，通過立法進(jìn)一步完善我國等同原則適用體系。

2.我國專利法中等同原則的確立與發(fā)展

我國《專利法》及實(shí)施細(xì)則中并沒有明確規(guī)定等同原則，即在我國的立法中一直沒有對(duì)等同原則作出明確規(guī)定。但在我國的司法實(shí)踐中，法院已經(jīng)適用等同原則審理了大量專利侵權(quán)糾紛案件，在使用等同原則時(shí)，法院一般都考慮被控侵權(quán)物(產(chǎn)品或者方法)與專利發(fā)明在功能和手段方面是否相似，但對(duì)被控侵權(quán)物和專利產(chǎn)品進(jìn)行比較時(shí)，是適用整體等同還是技術(shù)特征等同，意見也不一致。由于司法實(shí)踐中專利侵權(quán)案件不斷發(fā)生，使得司法審判工作曾經(jīng)出現(xiàn)了無法可依的現(xiàn)象。

2001年6月19日最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，其中第17條規(guī)定如下:“專利法第五十六條第一款所稱的‘發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求’是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。”該司法解釋的規(guī)定，明確了三個(gè)問題:第一，明確確立了適用等同原則是專利侵權(quán)判斷中的一項(xiàng)原則。第二，明確了等同原則指的是技術(shù)特征的等同，而不是專利技術(shù)的整體等同。第三，明確了認(rèn)定等同特征的條件①。雖然最高院的這一規(guī)定比較原則化，但也標(biāo)志著我國立法對(duì)等同原則的認(rèn)可。2003年，最高院在征求理論界和實(shí)務(wù)界相關(guān)人士的意見后提出了《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會(huì)議討論稿)》。其中第11條是關(guān)于等同原則的規(guī)定，該條第一款和第二款是對(duì)“方式——功能——效果”三重檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn);第三款明確規(guī)定了等同原則適用的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)是侵權(quán)行為發(fā)生之時(shí);第四款確立了“逐一技術(shù)特征”理論。等同原則將專利權(quán)利要求書所請(qǐng)求的專利保護(hù)范圍擴(kuò)大到等同的領(lǐng)域，給專利權(quán)人以實(shí)質(zhì)的、充分的保護(hù)，并期望在個(gè)人利益與社會(huì)利益之間尋求平衡。

三、我國專利侵權(quán)判定中等同原則的適用

1.等同原則適用中的判斷主體

等同原則適用中的判斷主體即“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”的認(rèn)定問題，即讓“誰”、“什么人”來判斷被控侵權(quán)物是否“落入”專利權(quán)人的權(quán)利要求書所要保護(hù)的范圍內(nèi)。具體來講就是對(duì)被控侵權(quán)物(產(chǎn)品或方法)中的具體技術(shù)特征與專利獨(dú)立權(quán)利要求中相應(yīng)的必要技術(shù)特征間的不同點(diǎn)的程度、性質(zhì)、來源的考察等等問題，來作出判斷的主體不是這一領(lǐng)域的“高級(jí)工程師”也不是“一般學(xué)徒”，而是“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”，即等同原則適用中的判斷主體是“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”，是用“普通技術(shù)員的眼光”來考察、判斷被控侵權(quán)物具體技術(shù)特征與專利權(quán)人權(quán)利要求書中必要技術(shù)特征之間有無相同或者不同之處。

“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”這一稱謂是在最高院《規(guī)定》第17條第2款規(guī)制何謂“等同特征”時(shí)涉及到的;專利《審查指南》中對(duì)“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”是這樣定義的:“他知曉發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的現(xiàn)有技術(shù)，具有該技術(shù)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員所具有的一般知識(shí)和能力，他的知識(shí)水平隨著時(shí)間的不同而不同。”［4］據(jù)此，“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”只是一個(gè)具有本領(lǐng)域中一般的技術(shù)水平的人，是一個(gè)抽象出來的人，僅僅是一個(gè)參照物，是一種法律意義上的人，其出發(fā)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)普遍意義上的一般性的公平。因此，所謂“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”，是指具有侵權(quán)發(fā)生日之前該技術(shù)領(lǐng)域一般性的公知知識(shí)，能夠獲知該技術(shù)領(lǐng)域一般現(xiàn)有技術(shù)，并且具備進(jìn)行各種常規(guī)試驗(yàn)和普通分析工作的手段和能力的技術(shù)人員。據(jù)此，本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員應(yīng)具有如下特點(diǎn):第一，屬于相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的;第二，具備一般性的公知技術(shù);第三，能夠獲知該領(lǐng)域內(nèi)的一般現(xiàn)有技術(shù);第四，具備常規(guī)性普通性試驗(yàn)分析處理能力的技術(shù)人員。

此外，由于科學(xué)技術(shù)日新月異的發(fā)展，“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”的知識(shí)水平隨著時(shí)間的不同也會(huì)有所不同。其專業(yè)技術(shù)也會(huì)隨著社會(huì)的進(jìn)步而不斷進(jìn)步，因此，“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”應(yīng)是侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”。在實(shí)際審判中，法院在專利侵權(quán)判定中適用等同原則時(shí)，往往考慮很多與被控侵權(quán)物技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的許多專業(yè)知識(shí)，以及法官是否具有“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”所具有的普通技術(shù)水平等一系列的專業(yè)因素，所以法院在專利侵權(quán)判定中適用等同原則時(shí)法官是擁有一定程度的自由裁量權(quán)的。

2.等同原則適用中判定侵權(quán)的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)

等同原則適用中判定侵權(quán)的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)也就是判定等同侵權(quán)的時(shí)間界限問題。專利侵權(quán)訴訟中，關(guān)于等同侵權(quán)的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，我國立法上并沒有給予明確規(guī)定。對(duì)于判斷等同侵權(quán)的時(shí)間，在學(xué)術(shù)界一般有三種觀點(diǎn):侵權(quán)日說、專利公布日說和專利申請(qǐng)日說。在我國的司法實(shí)踐中，法院基本上都是將侵權(quán)日作為判斷等同的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。最高人民法院在對(duì)“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”進(jìn)行解釋時(shí)，認(rèn)為“應(yīng)當(dāng)以侵權(quán)發(fā)生期間該專利所屬領(lǐng)域的平均知識(shí)水平為標(biāo)準(zhǔn)衡量”，這意味著最高院也認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以侵權(quán)日作為起算等同侵權(quán)的時(shí)間標(biāo)淮。選擇侵權(quán)日標(biāo)準(zhǔn)其理由在于:第一，申請(qǐng)人在申請(qǐng)專利之初很難預(yù)料到將來所有可能發(fā)生的侵權(quán)狀態(tài)，而且也不可能將所有的實(shí)施形態(tài)都記錄在權(quán)利要求書中;第二，如果侵權(quán)人在申請(qǐng)日以后用顯而易見的技術(shù)置換了權(quán)利要求中所記載的內(nèi)容，并能逃避侵權(quán)，將會(huì)使社會(huì)公眾的發(fā)明創(chuàng)新熱情受到打擊。因此，我國今后應(yīng)通過立法將此規(guī)定確定下來。

3.等同原則適用中“等同特征”的判斷標(biāo)準(zhǔn)

在適用等同原則進(jìn)行技術(shù)特征對(duì)比時(shí)，究竟是把專利的技術(shù)特征與被控侵權(quán)物的技術(shù)特征從整體上進(jìn)行對(duì)比還是把專利技術(shù)特征逐一地與被控侵權(quán)物的技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比，這是專利法發(fā)展史上爭論最為激烈最為長久的焦點(diǎn)問題之一。對(duì)此有兩種理論;第一，整體等同理論。整體等同理論是指在適用等同原則判定專利侵權(quán)時(shí)應(yīng)將權(quán)利要求保護(hù)的發(fā)明作為一個(gè)整體來看待，不區(qū)分每個(gè)技術(shù)特征是否構(gòu)成等同，即“在將專利保護(hù)范圍與被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法的技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比時(shí)，它主要側(cè)重于‘方式——功能——效果’三重檢驗(yàn)的整體效果……若將被控侵權(quán)物和專利技術(shù)各作一個(gè)整體來看待，并進(jìn)行對(duì)比分析，其結(jié)論是兩者總的功能、實(shí)現(xiàn)的方式、效果都基本相同，仍然可以得出等同侵權(quán)的結(jié)論。即被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法在整體上看是以基本相同的方式，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生基本上相同的效果就構(gòu)成了等同侵權(quán)”［7］。顯然這種理論強(qiáng)調(diào)保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)利而損害了社會(huì)公眾的利益。第二，逐一技術(shù)特征理論。由于整體等同理論不公正地?cái)U(kuò)大了專利保護(hù)的范圍，侵害了公眾的合法利益，因此，一個(gè)新的理論——注意技術(shù)特征理論應(yīng)運(yùn)而生，即在判斷等同時(shí)，將權(quán)利要求的技術(shù)特征與被控侵權(quán)方案的技術(shù)特征逐一對(duì)比［5］182。該理論主張應(yīng)從權(quán)利要求的各個(gè)技術(shù)特征對(duì)等同的范圍作全方位的限制，能夠最大程度地達(dá)到限制權(quán)利要求擴(kuò)張的目的，使等同的范圍接近真正的權(quán)利要求。目前世界各國都采用了“逐一技術(shù)特征”理論，我國同樣也采取了該種理論。我國目前適用等同原則判定侵權(quán)時(shí)，對(duì)比的對(duì)象也是被控侵權(quán)物中的具體技術(shù)特征與專利獨(dú)立權(quán)利要求中相應(yīng)的必要技術(shù)特征一一對(duì)應(yīng)比較其是否等同，而不是被控侵權(quán)物的整體技術(shù)方案與獨(dú)立權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案是否等同。

4.等同原則適用中的多余指定原則摒棄問題

適用等同原則時(shí)應(yīng)注意摒棄適用多余指定原則。該原則是指在專利侵權(quán)判定中，在解釋專利獨(dú)立權(quán)利要求和確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，將一記載在專利獨(dú)立權(quán)利要求中的明顯附加技術(shù)特征(即多余特征)略去，僅以專利獨(dú)立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征來確定專利權(quán)保護(hù)范圍，判定被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍的原則［6］49。該原則存在的致命缺陷是賦予了法院更大的隨意解釋的裁量權(quán)，允許法院將記載在獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征認(rèn)定為非必要技術(shù)特征，實(shí)質(zhì)上是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的改寫，該原則不利于專利權(quán)利要求的公示性和穩(wěn)定性，很容易擴(kuò)大專利保護(hù)范圍，給專利權(quán)人提供了不適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，給社會(huì)公眾帶來了不合理的風(fēng)險(xiǎn)。因此，應(yīng)摒棄適用這一原則。

四、等同原則適用體系的完善

1.立法上的完善

在我國再次修正《專利法》及實(shí)施細(xì)則時(shí)，應(yīng)通過立法(建議增加專門條款)明確規(guī)定在判斷專利侵權(quán)時(shí)應(yīng)適用等同原則，徹底改變我國立法中一直沒有對(duì)等同原則作出明確規(guī)定的現(xiàn)狀。借鑒英國和德國的立法經(jīng)驗(yàn)，通過立法確立對(duì)專利侵權(quán)等同原則適用的合法性。同時(shí)，最高人民法院應(yīng)通過制定新的相關(guān)司法解釋，進(jìn)一步明確解釋專利侵權(quán)判定中適用等同原則時(shí)適用的主體、適用的客體、適用的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)、適用的條件、適用的范圍等等問題。例如對(duì)“本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員”不僅要作出全面細(xì)致的解釋，而且要對(duì)法官和專業(yè)的鑒定人員的職責(zé)范圍及職權(quán)作出明確界定，專業(yè)鑒定人不可能代替法官進(jìn)行裁判，但是可以通過相關(guān)司法解釋明確建立專業(yè)鑒定人的陪審團(tuán)制度，成立專門的技術(shù)專家陪審團(tuán)，使法官更能以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩公正、高效地判決專利侵權(quán)案件。

2.對(duì)等同原則適用限制的完善

等同原則作為相同原則的有效補(bǔ)充，一定程度上有效地保護(hù)了專利權(quán)人的合法權(quán)益，但在適用等同原則時(shí)要受到一定的限制，只有不斷完善這些限制，不能擴(kuò)大或者超過一定“度”地來適用等同原則，才能更好地保護(hù)專利權(quán)人和社會(huì)公眾的合法權(quán)益。

(1)對(duì)禁止反悔原則限制的完善。在專利侵權(quán)訴訟中，等同原則的運(yùn)用必須受到禁止反悔原則的適當(dāng)限制。禁止反悔原則是指在權(quán)利審批或者無效宣告程序中，如果專利權(quán)人為了確立其專利的新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者文件修改，對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍作了限制，部分地放棄了保護(hù)，并因此獲得了專利權(quán)，那么在專利侵權(quán)程序中法院適用等同原則確定保護(hù)范圍時(shí)，禁止專利權(quán)人將已被限制或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利保護(hù)的范圍?！保?］該原則是法院審理專利侵權(quán)糾紛案件時(shí)的一個(gè)非常重要的原則，它不僅可以平衡社會(huì)公眾和專利權(quán)人的利益，促進(jìn)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，而且能夠合理地限制等同原則，使人們不至于擔(dān)心等同原則與專利法的宗旨相矛盾。等同原則主要強(qiáng)調(diào)對(duì)專利權(quán)人保護(hù)，從而鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，而禁止反悔原則更側(cè)重于對(duì)公眾利益的保護(hù)，維護(hù)社會(huì)公德。在適用該原則時(shí)要進(jìn)一步進(jìn)行完善，注意等同原則是適用禁止反悔原則的前提，專利申請(qǐng)中的所有修改和陳述意見并不必然都產(chǎn)生禁止反悔原則的效力。專利權(quán)人對(duì)有關(guān)技術(shù)特征所做出的限制承諾或放棄必須是明示的，且該限制承諾或放棄的技術(shù)特征必須對(duì)專利權(quán)的授予或?qū)S持專利權(quán)的有效性起了實(shí)質(zhì)性作用，如果允許專利權(quán)人反悔將產(chǎn)生不公平的結(jié)果。

(2)對(duì)公知技術(shù)抗辯原則限制的完善。公知技術(shù)也叫已有技術(shù)。對(duì)于公知技術(shù)抗辯原則也叫公開貢獻(xiàn)原則，我國法律對(duì)此沒有明確規(guī)定。在理論界和實(shí)務(wù)界也有很多不同的看法，但是在司法實(shí)踐中，我國大部分法院一直是承認(rèn)這項(xiàng)原則的。公知技術(shù)抗辯原則是指在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)物與專利權(quán)利要求書所記載的專利技術(shù)方案等同的情況下，如果被控侵權(quán)物與一項(xiàng)已有公知技術(shù)相同或更為接近，即侵權(quán)人能提供證據(jù)證明被控侵權(quán)物與一項(xiàng)已有技術(shù)等同，則侵權(quán)人的行為沒有侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)。其理由在于專利權(quán)人只能從其自身專利中獲得利益，不能囊括到從已有公知技術(shù)中得到的顯而易見的技術(shù)。發(fā)明和實(shí)用新型具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，因此當(dāng)遭到他人指控專利侵權(quán)時(shí)，作為被告的一方可以適用已有技術(shù)抗辯原則來對(duì)抗他人［9］。在此需要說明一點(diǎn)，在美國，只承認(rèn)在等同原則之下適用公知技術(shù)抗辯。而筆者認(rèn)為對(duì)此限制應(yīng)進(jìn)一步完善，在我國該原則不僅適用于對(duì)等同原則的限制，而且也應(yīng)當(dāng)適用于相同侵權(quán)原則的限制，即該抗辯不僅適用于等同侵權(quán)也適用于相同侵權(quán)的情況。有學(xué)者曾指出:“被控侵權(quán)人以公知技術(shù)抗辯成立的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可該抗辯理由。不能既認(rèn)定屬于公知技術(shù)，又因該技術(shù)全面覆蓋專利技術(shù)，就不適用公知技術(shù)抗辯?！保?0］在我國，由于專利侵權(quán)判定和專利無效宣告是由不同的部門做出的，因此，允許在相同侵權(quán)下適用此原則能夠使侵權(quán)人迅速脫離訴訟，節(jié)省侵權(quán)人的訴訟成本，用公知技術(shù)抗辯或是申請(qǐng)宣告專利無效應(yīng)該允許侵權(quán)人自己來選擇。

注 釋:

①從司法解釋的規(guī)定看，認(rèn)定等同特征的條件要有兩個(gè):一是被控侵權(quán)物中的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果。二是被控侵權(quán)物中的不同特征是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的特征。

［1］ 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司.新專利法詳解［M］.北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2006:310.

［2］ 閆文軍.專利權(quán)的保護(hù)范圍:權(quán)利要求解釋和等同原則適用［M］.北京:法律出版社，2007:116.

［3］ 張乃根.美國專利法判例選析［M］.北京:中國政法大學(xué)出版社，1995:208-216.

［4］ 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查指南［J］.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2006(2):162.

［5］ 程永順，羅李華.專利侵權(quán)判定:中美法條與案例比較研究［M］.北京:專利文獻(xiàn)出版社，2002:182.

［6］ 程永順.專利侵權(quán)判定實(shí)務(wù)［M］.北京:法律出版社，2002:49.

［7］ 尹新天.專利權(quán)的保護(hù)［M］.北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版，2005:433.

［8］ 馮曉青.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法前沿問題研究［M］.北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2004:300.

［9］ 陳建民.現(xiàn)有技術(shù)抗辯與專利保護(hù)范圍的確定［M］//專利侵權(quán)判定實(shí)務(wù).北京:法律出版社，2002:277-278.

［10］ 曹建明.新專利法司法解釋精解［M］.北京:人民法院出版社，2002:78.

Application and Perfection of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement

REN Yan
(Department of Economic Law，Henan University of Economics and Law，Zhengzhou 450002，China)

Doctrine of equivalents is an important norm to determine patent infringement.In practice，more and more patent infringements appear to be equivalent infringement.The ultimate goal of doctrine of equivalents is to be equal，which has not been regulated in our legislation.We should gain enlightenment from foreign research achievement about the application of the doctrine in foreign patent law.In the application of doctrine of equivalents to determining patent infringement，the subject，time criterion and standard on characteristic of equivalent should be given special attention.The application of equivalents doctrine system should be perfected in legislation and restrictions on it.

patent;infringement;doctrine of equivalents

D923.42

A

1008-4339(2011)02-0172-05

2010-1-20.

河南省軟科學(xué)研究計(jì)劃基金資助項(xiàng)目(082400420290).

任 燕(1969— )，女，碩士，副教授.

任 燕，renyan809@sina.com.