專利宣告無效后被訴侵權(quán)人權(quán)益的維護(hù)

路劍鋒/文

專利宣告無效后被訴侵權(quán)人權(quán)益的維護(hù)

路劍鋒/文

結(jié)合最高人民法院的一些實際判例，根據(jù)人民法院認(rèn)定侵權(quán)的生效判決日與專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效的無效決定的作出日之間不同的先后關(guān)系，分析探討被法院判決認(rèn)定侵權(quán)的被訴侵權(quán)人在何種情況下可以向執(zhí)行法院申請中止執(zhí)行、終結(jié)執(zhí)行或向最高人民法院申請再審，最大限度地維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。

專利無效 無效決定 生效判決 追溯力 中止執(zhí)行 終結(jié)執(zhí)行

《專利法》第47條規(guī)定：宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。宣告專利權(quán)無效的決定，對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。1.2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》。

實踐當(dāng)中，當(dāng)專利權(quán)人主張其權(quán)利，向人民法院提起專利侵權(quán)訴訟后，一旦該專利侵權(quán)訴訟啟動，被訴侵權(quán)人出于自我保護(hù)的目的，通常也會針對涉案專利向?qū)＠麖?fù)審委員會提起專利無效宣告請求，專利無效宣告請求被受理后，被訴侵權(quán)人通常會請求受理專利侵權(quán)糾紛的法院中止訴訟。但在很多情況下，人民法院并不中止訴訟。此時，就有可能產(chǎn)生人民法院判決被訴侵權(quán)人侵權(quán)成立，而專利復(fù)審委員會卻宣告涉案專利權(quán)無效的情況。涉案專利被宣告無效，專利權(quán)人主張其權(quán)利的基礎(chǔ)就不存在了，但實踐當(dāng)中，時常會有專利權(quán)人一方面利用行政訴訟拖延專利無效決定效力最終確定的時間，另一方面抓緊向執(zhí)行法院申請強制執(zhí)行。而根據(jù)《專利法》第47條第2款的規(guī)定，無效決定對專利權(quán)無效前已執(zhí)行的判決不具有追溯力，從而使得被訴侵權(quán)人的權(quán)益受到損害。針對上述情況，被訴侵權(quán)人如何處理能夠最大限度地維護(hù)自身的權(quán)益，人民法院如何處理能夠兼顧訴訟效率和公平，值得探討。下面結(jié)合最高人民法院的一些實際判例，根據(jù)人民法院認(rèn)定侵權(quán)的生效判決日與專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效的無效決定作出日之間不同的先后關(guān)系進(jìn)行分析探討。

一、專利權(quán)無效決定的作出早于生效判決

（一）無效決定的效力已最終確定

如果宣告專利權(quán)全部無效的無效決定的效力已最終確定——即當(dāng)事人自收到該決定之日起三個月期滿未向人民法院起訴或該無效決定被生效的行政判決維持，因涉案專利已經(jīng)被專利復(fù)審委員會的無效宣告請求審查決定書宣告全部無效，且該無效決定的效力已經(jīng)最終確定，依照《專利法》第47條第1款之規(guī)定，涉案專利的專利權(quán)應(yīng)視為自始即不存在，此時，被訴侵權(quán)人應(yīng)據(jù)此請求審理專利侵權(quán)糾紛的人民法院駁回專利權(quán)人的訴訟請求。

（二）無效決定的效力尚未最終確定

如果宣告專利權(quán)全部無效的無效決定的效力尚未最終確定——即尚在起訴、上訴期內(nèi)或當(dāng)事人針對該無效決定提起的行政訴訟尚未審理完畢，此時，除非通過技術(shù)對比、現(xiàn)有技術(shù)抗辯等其他事由能夠作出被控侵權(quán)物不構(gòu)成專利侵權(quán)的認(rèn)定，一般應(yīng)當(dāng)中止專利侵權(quán)案件的審理，待無效決定效力最終確定后繼續(xù)審理。

萬虹公司訴平治公司等侵犯其專利權(quán)一案2.最高人民法院（2009）民申字第1573號民事裁定書。為符合此種情形的典型案例，該案的基本案情如下：萬虹公司于2008年10月25日以平治公司、新諾亞舟公司、創(chuàng)新諾亞舟公司為被告提起侵犯專利權(quán)訴訟。廣東省深圳市中級人民法院于2009年2月25日作出一審判決，判決三被告承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。三被告不服提出上訴。廣東省高級人民法院二審查明，專利復(fù)審委員會于2009年6月24日作出第13590號無效宣告請求審查決定書，宣告涉案專利權(quán)全部無效。萬虹公司以專利權(quán)人已針對上述決定提起行政訴訟為由向二審法院申請中止審理。廣東省高級人民法院以涉案專利已被宣告全部無效為由，判決撤銷一審判決，并駁回萬虹公司的全部訴訟請求。萬虹公司不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院查明，北京市第一中級人民法院于2009年7月2日受理專利權(quán)人針對第13590號無效宣告請求審查決定提起的行政訴訟，且北京市第一中級人民法院尚未審結(jié)上述行政案件。最高人民法院于2009年12月8日作出裁定，指令廣東省高級人民法院再審。

最高人民法院在裁定中認(rèn)為，對于專利復(fù)審委員會作出宣告專利權(quán)無效的決定，如果當(dāng)事人自收到該無效決定之日起三個月期滿仍未向人民法院起訴或該決定被生效的行政裁判維持后效力才最終確定。本案中，涉案專利雖然被專利復(fù)審委員會第13590號無效宣告請求審查決定宣告全部無效，但專利權(quán)人已經(jīng)針對該決定在法定期限內(nèi)提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院對此已經(jīng)立案受理，該決定的效力尚未最終確定。在此情況下，再審申請人向二審法院申請中止審理，二審法院以涉案專利已經(jīng)被第13590號無效宣告請求審查決定宣告全部無效為由直接判決駁回申請再審人的全部訴訟請求，屬于適用法律錯誤。

筆者認(rèn)為，針對此種情形，最高人民法院從公平和對生效判決穩(wěn)定性的角度出發(fā)，指令廣東高院再審，認(rèn)為廣東高院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，待無效決定的效力最終確定后繼續(xù)審理，此種做法有其合理性。但實踐當(dāng)中，對于專利權(quán)人申請法院作出了財產(chǎn)保全、證據(jù)保全、訴前停止侵權(quán)等裁定，而上述裁定可能嚴(yán)重干擾正常生產(chǎn)秩序的情況下，鑒于專利復(fù)審委員會作出的無效決定的穩(wěn)定性、權(quán)威性較高和行政機關(guān)行政決定的公定力原則，廣東省高院的做法也不失為兼顧公平與效率的較佳選擇。而且，即使上述無效決定最終被撤銷，專利權(quán)人也可以據(jù)此申請再審，獲得救濟(jì)，對專利權(quán)人最終的實體權(quán)利影響不大。

二、專利權(quán)無效決定的作出晚于生效判決

（一）無效決定的效力已最終確定

如果宣告專利權(quán)全部無效的無效決定的效力已最終確定，而且生效判決尚未執(zhí)行完畢，此時，被判決承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的被訴侵權(quán)人有兩種處理方式：

1．如生效判決已進(jìn)入執(zhí)行程序，被訴侵權(quán)人（被執(zhí)行人）可以以 《民事訴訟法》第233條第（六）項 “人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終結(jié)執(zhí)行的其他情形”為依據(jù)向執(zhí)行法院申請終結(jié)執(zhí)行。

2008年4月，天津市高級人民法院對一專利侵權(quán)案件作出終審判決，認(rèn)定被告侵權(quán)成立。2008年6月，專利復(fù)審委員會宣告該專利無效。2008年9月，專利權(quán)人申請強制執(zhí)行，被告以專利權(quán)被宣告無效為由提出異議。專利權(quán)人以《專利法》第47條第2款為由，堅持認(rèn)為法院應(yīng)當(dāng)強制執(zhí)行。2008年12月，北京市第一中級人民法院維持專利復(fù)審委員會決定，無效決定效力最終確定。2009年，該法院就以上案件向最高人民法院請示，最高人民法院答復(fù)（以下稱“最高人民法院對天津市高級人民法院的答復(fù)”）3.最高人民法院（2009）民三他字第13號答復(fù)。指出：當(dāng)事人以發(fā)生法律效力的宣告專利權(quán)全部無效的決定為依據(jù)，申請終結(jié)執(zhí)行專利權(quán)無效前人民法院作出但尚未執(zhí)行或者尚未執(zhí)行完畢的專利侵權(quán)的判決，人民法院經(jīng)審查屬實的，應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)執(zhí)行。

2．被訴侵權(quán)人可以向最高人民法院申請再審，獲得完整的救濟(jì)。

馬學(xué)軍訴深圳市智聰科技發(fā)展有限公司侵犯其專利權(quán)一案4.最高人民法院（2009）民申字第1448號民事裁定書。為符合此種情形的典型案例，該案的基本案情如下：2008年10月24日廣東省高級人民法院作出終審判決5.廣東省高級人民法院（2008）粵高法民三終字第35號民事判決書。，認(rèn)定被告侵權(quán)成立。2009年4月23日專利復(fù)審委員會作出第13229號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利全部無效。對此，當(dāng)事人均未在法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起訴訟。本案二審判決認(rèn)定的5萬元賠償款尚未支付給專利權(quán)人，且被訴侵權(quán)人已經(jīng)向執(zhí)行法院提出異議。2009年9月，被訴侵權(quán)人向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2009年10月29日做出裁定，指令廣東省高級人民法院再審。

最高人民法院在裁定中認(rèn)為，涉案專利權(quán)已經(jīng)被專利復(fù)審委員會的13229號無效決定宣告全部無效，該無效決定的效力已最終確定，且第13229號無效決定作出前二審判決尚未執(zhí)行，根據(jù)《專利法》第47條的規(guī)定，宣告專利權(quán)無效的決定對于本案原審民事判決具有追溯力。

上述兩種處理方式，對于被訴侵權(quán)人而言，申請終結(jié)執(zhí)行效率較高。當(dāng)被訴侵權(quán)人主要考慮經(jīng)濟(jì)方面的因素時 （即只需達(dá)到不用賠償?shù)哪康模?，申請終結(jié)執(zhí)行是首選方案，但由于申請終結(jié)執(zhí)行只能達(dá)到終結(jié)執(zhí)行的效果，如果被執(zhí)行人除了經(jīng)濟(jì)方面的因素外，對聲譽等因素也較為看重，則通過申請終結(jié)執(zhí)行不能達(dá)到其目的。被訴侵權(quán)人如想獲得完整的救濟(jì)（包括認(rèn)定不侵權(quán)），則仍需向最高人民法院申請再審，而申請再審程序及指令再審后下級法院的再審程序耗時較長，此時，被訴侵權(quán)人可以通過一面申請終結(jié)執(zhí)行一面申請再審來解決耗時長的問題。

（二）無效決定的效力尚未最終確定

如果宣告專利權(quán)全部無效的無效決定的效力尚未最終確定，而且生效判決尚未執(zhí)行完畢，此時，被判決承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的被訴侵權(quán)人也有兩種處理方式：

1．如生效判決已進(jìn)入執(zhí)行程序，被訴侵權(quán)人（被執(zhí)行人）可以《民事訴訟法》第232條第（六）項 “人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)中止執(zhí)行的其他情形”為依據(jù)向執(zhí)行法院申請中止執(zhí)行，待無效決定的效力最終確定后再向執(zhí)行法院申請終結(jié)執(zhí)行。

但是由于法律針對此種情形并未明確規(guī)定執(zhí)行法院應(yīng)當(dāng)中止執(zhí)行，加之人民法院出于結(jié)案效率及結(jié)案周期的要求，往往也不愿意中止。因此，最高人民法院針對此種情形最好能夠出臺一類似于“最高人民法院對天津市高級人民法院的答復(fù)”的指導(dǎo)意見，例如可以規(guī)定：當(dāng)事人以效力尚未最終確定的宣告專利權(quán)全部無效的決定為依據(jù)，申請中止執(zhí)行人民法院作出的但尚未執(zhí)行或者尚未執(zhí)行完畢的專利侵權(quán)的判決，人民法院經(jīng)審查屬實的，應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行，待無效決定的效力最終確定后再繼續(xù)執(zhí)行或終結(jié)執(zhí)行。

2.被訴侵權(quán)人向最高人民法院申請再審。

朱春生等訴深圳市寶安區(qū)新安雅天威裝飾材料店侵犯其專利權(quán)一案為符合此種情形的典型案例，該案的基本案情如下：2009年2月18日江西省高級人民法院作出終審判決6.江西省高級人民法院（2008）贛民三終字第30號民事判決書。，認(rèn)定被告侵權(quán)成立。2009年2月23日專利復(fù)審委員會作出第12936號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利全部無效，專利權(quán)人不服，提起行政訴訟。2009年7月，被訴侵權(quán)人向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2009年10月29日裁定駁回申請再審人的再審申請7.最高人民法院（2009）民申字第808號民事裁定書。。最高人民法院在裁定中認(rèn)為，目前，專利復(fù)審委員會作出的第12936號無效決定還處于行政訴訟程序，屬于效力待定狀態(tài)。申請再審人以該無效決定宣告涉案專利權(quán)全部無效為由申請再審缺乏基礎(chǔ)，其提出申請再審的理由不能成立。但若上述宣告專利權(quán)無效的決定被生效判決維持后，申請再審人可依法提出終結(jié)執(zhí)行。

然而，在符合此種情形的另一案例中，最高人民法院在森薩塔電子技術(shù)有限公司訴萬寶冷機集團(tuán)廣州電器有限公司侵犯其專利權(quán)一案中卻給出了截然不同的處理結(jié)果。該案的基本案情如下：2007年12月14日北京市高級人民法院作出終審判決8.北京市高級人民法院（2007）高民終字第1597號民事判決書。，認(rèn)定被告侵權(quán)成立。2007年12月26日專利復(fù)審委員會作出第10954號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利全部無效。專利權(quán)人不服，提起行政訴訟。2009年6月15日，北京市高級人民法院作出行政判決9.北京市高級人民法院（2009）高行終字第520號行政判決書。，維持上述無效決定，該無效決定效力最終確定。2008年4月，被訴侵權(quán)人向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2009年10月14日裁定本案指令北京市高級人民法院再審10.最高人民法院（2008）民申字第28號民事裁定書。。最高人民法院在裁定中認(rèn)為，雖然認(rèn)定構(gòu)成專利侵權(quán)的民事判決是在宣告專利權(quán)無效的決定生效之前作出，但因該民事判決尚未執(zhí)行，根據(jù)《專利法》第47條的規(guī)定，宣告專利權(quán)無效的決定對于本案原審民事判決具有追溯力。

上述兩個案例，被訴侵權(quán)人提出再審申請時，宣告專利權(quán)無效的無效決定均處于行政訴訟階段，最終的效力均處于待定狀態(tài)。所不同的是，在朱春生等訴新安雅天威裝飾材料店一案中，最高人民法院并未等待無效決定的效力最終確定就駁回了申請再審人的再審申請；而在森薩塔公司訴萬寶冷機集團(tuán)廣州電器公司一案中，最高人民法院是在等待北京市高院的二審行政判決作出后，即無效決定的效力最終確定后才作出裁定。

在朱春生等訴新安雅天威裝飾材料店一案中，最高人民法院以無效決定尚屬于效力待定狀態(tài)為由對申請再審人的再審申請不予支持，而是指出若上述宣告專利權(quán)無效的決定被生效判決維持后，申請再審人可依法向執(zhí)行法院申請終結(jié)執(zhí)行。筆者認(rèn)為，此種處理方式存在不足之處，原因在于：一方面，無效決定效力最終確定前，如果執(zhí)行法院不予準(zhǔn)許中止執(zhí)行，專利權(quán)人很有可能利用這段時間搶執(zhí)行，最終導(dǎo)致被訴侵權(quán)人被強制執(zhí)行，而根據(jù)《專利法》第47條的規(guī)定，即使此后無效決定生效，也不具備追溯力，對于被訴侵權(quán)人顯然是不公平的；另一方面，也剝奪了被訴侵權(quán)人通過申請再審獲得完整救濟(jì)的權(quán)利。

為解決上述弊端，筆者提出以下幾點建議：（1）最高人民法院出臺類似于“最高人民法院對天津市高級人民法院的答復(fù)”的指導(dǎo)意見，允許當(dāng)事人以效力尚未最終確定的宣告專利權(quán)全部無效的決定為依據(jù)，申請中止執(zhí)行人民法院作出的但尚未執(zhí)行或者尚未執(zhí)行完畢的專利侵權(quán)的判決，待無效決定效力最終確定后，被執(zhí)行人可按照上面所述申請終結(jié)執(zhí)行或申請再審。（2）最高人民法院不應(yīng)以無效決定還處于效力待定狀態(tài)而駁回申請再審人的再審申請，而應(yīng)待無效決定效力最終確定后再進(jìn)行審理，但此種做法仍需執(zhí)行法院的配合，即在申請再審程序終結(jié)前不能強制執(zhí)行。

三、結(jié)束語

為了維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定性、降低法院和專利管理機關(guān)處理專利侵權(quán)糾紛的難度，《專利法》第47條第2款規(guī)定：宣告專利權(quán)無效的決定，對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但為了防止專利權(quán)人濫用該條款，導(dǎo)致被訴侵權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益受到損害，筆者建議：（1）將該條款中的“宣告專利權(quán)無效前”解釋為專利復(fù)審委員會決定作出日前，只要在此時間點之前，侵權(quán)判決尚未執(zhí)行或者尚未執(zhí)行完畢的，此后效力最終確定的無效決定就具有追溯力；反之，如果將其解釋為無效決定效力最終確定日前，則會縱容專利權(quán)人利用后續(xù)的無效決定的司法審查，盡量拖延無效決定效力最終確定的時間，利用上述時間搶執(zhí)行，濫用執(zhí)行。（2）對該條款中的“已執(zhí)行”作限縮性解釋，將其解釋為已經(jīng)支付給申請執(zhí)行人后才是該條款中所稱的“已執(zhí)行”。如果對“已執(zhí)行”作此解釋，那么在專利權(quán)可能被專利復(fù)審委員會無效的情況下，執(zhí)行法院可以將被執(zhí)行款提存存放在法院賬戶，待專利權(quán)效力確定后，如專利權(quán)維持有效，將被執(zhí)行款轉(zhuǎn)交申請執(zhí)行人；反之，專利權(quán)被無效后，將被執(zhí)行款回轉(zhuǎn)給被執(zhí)行人，既不影響法院執(zhí)行局的辦案效率，又不失公平。EIP

（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會機械申訴處）